Actes de contrefaçon – Sedlex – La procédure française (INPI)

En effet, le droit de monopole attaché au brevet français s’arrête aux frontières françaises (Loi n° 92-597 de codification du Code de la propriété intellectuelle, 1er juill. 1992, art 4.) : aucun contrefacteur ne peut exister au-delà de nos frontières.

Exceptions

L’emploi de dispositif contrefaisant dans un navire (hors cargaison), un avion (ou une pièce détachée d’avion), une voiture (ou une pièce détachée de voiture), etc. pénétrant de manière temporaire ou accidentelle sur le territoire français n’est pas considéré comme étant une contrefaçon (A5ter CUP).

Distinction produit/procédé

L’article L613-3 CPI fait la distinction entre les actes de contrefaçons relatifs :

aux revendications de « produit » , et
aux revendications de « procédé » .

En réalité, le code de la propriété intellectuelle ne limite pas les catégories de revendications à ces deux catégories (produits et de procédé) comme le semble le suggérer l’article L613-3 CPI (voir R612-19 CPI qui mentionnent les produits, les procédés, les dispositifs, et les utilisations).

Il faut donc comprendre ici que les termes de l’article L613-3 CPI sont en fait plus larges :

les « produits » engloberaient alors les dispositifs et les produits,
les « procédés » engloberaient les utilisations et les procédés.

Une fois cette distinction faite, voyons maintenant quels sont ces actes « contrefaisants » .

Date à laquelle les actes deviennent des contrefaçons

Demande / brevet français

Normalement, seuls les actes réalisés après la publication de la demande de brevet ou la notification de la demande au contrefacteur présumé peuvent être poursuivi (L615-4 CPI).

Attention, car la notification ne peut être une notification « officieuse » : il est nécessaire de notifier la copie certifiée de la demande (L615-4 CPI).

La simple connaissance de la demande autrement que par la formalité de la notification ne produit aucun effet (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 6 mars 2015, RG n°2012/13939).

Demande / brevet européen

Pour les demandes de brevet européen (en anglais ou en allemand), il est nécessaire de faire publier par l’INPI la traduction des revendications. Avant une telle publication, les actes ne peuvent être considérés comme étant des contrefaçons (L614-9 CPI ensemble L615-4 CPI) (Cour d’appel de Caen, 2e ch. civ. com., 11 septembre 2014).

Il n’est pas prévu de pouvoir notifier une demande européenne au supposé contrefacteur, avant la publication européenne… triste… mais une requête en publication anticipée peut être présentée à l’OEB (A93(1) b) CBE) si les taxes de dépôt et de recherche ont été payées (Directives A-VI 1.1).

Cas particulier de la copropriété

Lors d’une copropriété, et à défaut de disposition contractuelle, l’article L613-29 CPI s’applique.

Licence simple accordée par un copropriétaire

En l’espèce, cet article (L613-29 CPI c)) prévoit que chaque copropriétaire peut accorder une licence simple d’exploitation à un tiers, sous réserve de notifier ses copropriétaires.

A défaut de notification, le tiers titulaire d’une licence aura une licence valable mais inopposable aux copropriétaires non-avertis : il sera donc contrefacteur vis-à-vis de ces derniers (Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2014).

Licence exclusive accordée par un copropriétaire

Si une licence exclusive est accordée à un tiers par un copropriétaire sans l’accord des autres (L613-29 CPI d)), celle-ci sera nulle.

Dès lors, le tiers n’aura aucune licence et sera contrefacteur vis-à-vis de tous.

La contrefaçon de produits

Principe

Selon l’article L613-3 CPI a), sont donc des actes de contrefaçon pour une revendication de produit :

la fabrication,
l’offre,
la mise dans le commerce,
l’utilisation,
l’importation,
l’exportation,
le transbordement,
la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.

La fabrication

Principe

La fabrication d’un produit breveté est interdite (L613-3 CPI a)).

La fabrication couvre les actes de fabrication du produit contrefaisant sur le territoire français (Loi n° 92-597 de codification du Code de la propriété intellectuelle, 1er juill. 1992, art 4.)

Ainsi, la fabrication en Allemagne n’est pas punissable.

Fabrication à l’étranger, vente en France et connaissance de cause

Notons que si une personne fabrique en Allemagne un produit contrefaisant, puis le vend en France, il n’est pas nécessaire de le mettre en connaissance de cause (quand bien même la vente est un acte de contrefaçon secondaire, qui, normalement, le nécessite).

En effet, son statut de fabricant, indépendamment du pays de fabrication, vous en exonère d’après la rédaction de l’article L615-1 CPI.

La réparation / remplacement d’éléments essentiels

Est-ce que la réparation d’un objet protégé par brevet peut être assimilée à une fabrication contrefaisante ?

Selon la jurisprudence (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect. 9 novembre 2004), si la réparation de l’objet vise l’ensemble des éléments essentiels (i.e. reconstruction) alors il y a fabrication et donc contrefaçon.

La sous-traitance

Si un sous-traitant fabrique sur ordre de son client un objet, celui-ci reste un fabricant (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 octobre 2011 ou C. Cass. com. n°12-14803, 13 novembre 2013).

Le sous-traitant est donc, de plein droit, contrefacteur si l’objet fabriqué est protégé par un brevet.

A la rigueur, le sous-traitant et son client pourront être déclarés coauteur de la contrefaçon (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.01, 22 mai 2013).

Le sous-traitant pourra appeler en garantie son commanditaire :

s’il existe une clause de garantie dans le contrat (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 octobre 2011) ;
en cas de marchés publics (article 8.1 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux) ;
si le client a communiqué au sous-traitant un cahier des charges « précis » , c’est-à-dire si le sous-traitant n’était pas libre des moyens techniques à mettre en œuvre afin d’atteindre le résultat demandé (1240 du Code civil).

Les salariés

Les salariés du fabricant ne peuvent pas être poursuivis pour contrefaçon même s’ils sont les « véritables » fabricants (seule l’entreprise peut être poursuivie, article 1384 du Code civil).

L’offre

Est interdite l’offre d’un produit breveté (L613-3 CPI a))

L’offre est tout acte matériel tendant à mettre en circulation le produit (sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’il y ait derrière une commercialisation effective ou une présentation matérielle à la clientèle, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 28 mai 2008).

Par exemple, peuvent être des contrefaçons :

une publicité,
un démarchage,
une proposition sur Internet,
une exposition d’un prototype à un salon dans le but d’en faire de la publicité.

L’offre doit avoir été émise et/ou reçue en France (L613-3 CPI a) ou c)).

Il est peu important que le marché visé soit le marché français : le marché visé peut très bien être à l’étranger, seul le lieu de l’offre est important (C. Cass. com. 30 janvier 2001)

La demande d’une AMM ou l’inscription sur la liste des médicaments remboursés ne constitue pas des offres en ventes (Tribunal de Grande Instance, 3e ch, 9 janvier 1998).

La mise dans le commerce

La mise dans le commerce d’un produit breveté est interdite (L613-3 CPI a)).

La mise dans le commerce se caractérise par toute opération matérielle destinée à mettre en contact le produit avec le marché français, même si la commercialisation n’est pas immédiatement effective. Cette mise dans le commerce peut être :

la vente,
le prêt à usage,
des actes divers de distribution,
des actes d’emballage et de conditionnement,
la location,
le crédit-bail (C. Cass com. n°91-21228 et n°91-21419 26 avril 1994),
le fait d’insérer dans un catalogue le produit reproduisant les caractéristiques du brevet (même si aucun produit n’est détenu par le supposé contrefacteur, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 29 novembre 2013).

L’utilisation

L’utilisation d’un produit breveté est interdite (L613-3 CPI a)).

L’importation

L’importation d’un produit breveté est interdite (L613-3 CPI a)).

Est considérée comme importateur toute personne qui participe à l’importation.

Ainsi, l’exportateur en France sera également considéré comme contrefacteur (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect, 3 mai 2006 et Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 septembre 2008).

L’exportation

Depuis le 11 mars 2014, l’acte d’exportation d’un produit breveté, de France vers l’étranger est également sanctionné (L613-3 CPI a) ou c)).

Pour l’exportation de l’étranger vers la France, voir le paragraphe sur l’importation.

Le transbordement

Principe

Depuis le 11 mars 2014, le transbordement d’un produit breveté est également sanctionné (L613-3 CPI a)).

Historique sur la sanction du transit

Avant le 11 mars 2014, et malgré certaines hésitations, les juges semblaient vouloir interpréter le transit comme une importation et ainsi le sanctionner au même titre (Cour d’Appel de Pau, ch. corr., 14 octobre 1998).

Focus sur le transit intracommunautaire

Concernant le transit intracommunautaire, les juges avaient décidé que ce type de transit intracommunautaire n’était pas une contrefaçon au regard des impératifs de libre circulation en Europe (C. Cass. crim. n°01-87631, 3 septembre 2002).

Cette jurisprudence sera-t-elle maintenue du fait de la nouvelle sanction du transbordement ?

La détention aux fins précitées

Il est nécessaire que la détention soit dans le but d’offrir, d’utiliser, d’importer, d’exporter, de transborder, ou de mettre dans le commerce le produit contrefaisant (L613-3 CPI a)).

Ainsi, la « simple détention » d’un produit permettant de mettre en oeuvre l’invention n’est pas un acte de contrefaçon (Tribunal de grande instance de Lyon, 10e ch. 14 février 2008, ex. un transporteur).

La contrefaçon de produits obtenus directement par un procédé breveté

Principe

Afin d’éviter qu’un tiers puisse réaliser une fabrication d’un produit à l’étranger à l’aide d’un procédé breveté en France et puisse importer les produits fabriqués sans aucun souci, le législateur français a ajouté une interdiction supplémentaire (L613-2 CPI c)) : une protection pour les « produits obtenus directement par ce procédé » .

Sont interdits (L613-2 CPI c)) :

l’offre,
la mise dans le commerce,
l’utilisation,
l’importation,
l’exportation,
le transbordement, et
la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé

En bref, tous les actes de contrefaçon classiques sont interdits sauf la fabrication (mais ce dernier est couvert par le procédé en lui-même).

Qu’est-ce qu’un produit ?

Et oui… je pose cette question effectivement.

Si elle peut paraitre idiote de prime abord (en pensant par exemple à la fabrication d’une table), la question se justifie si nous abordons des sujets « limites » :

Est-ce qu’une image est un produit au regard d’un procédé de compression d’image ?
Est-ce qu’un modèle entrainé d’IA est un produit au regard d’un procédé d’entrainement d’un réseau de neurones ?
Est-ce qu’une décision GO/NOGO est un produit au regard d’un procédé de prise de décision (ex. décision de forage) ?
Est-ce qu’un chiffre est un produit au regard d’un procédé d’optimisation sous contrainte ?

Nous voyons bien que la question est complexe et je pense que chacun d’entre vous aurons des réponses différentes à ces questions (à défaut de jurisprudence)…

La contrefaçon de procédés

Principe

Sont des actes de contrefaçon pour un procédé :

l’utilisation du procédé breveté (L613-3 CPI b)),
l’offre d’utilisation du procédé sur le territoire français (L613-3 CPI b)),
les actes de contrefaçon relatifs aux revendications de produit (sauf la fabrication) pour le produit obtenu directement par le procédé (L613-3 CPI c)) :
- l’offre,
- la mise dans le commerce,
- l’utilisation,
- l’importation,
- l’exportation,
- le transbordement, ou
- la détention aux fins précitées.

Utilisation du procédé

Principe

L’utilisation d’un procédé breveté est interdite (L613-3 CPI b)).

Offre d’utilisation du procédé sur le territoire français

Principe

Est interdit, l’offre de l’utilisation d’un procédé breveté (L613-3 CPI b)).

Forme de cette offre

Cette offre d’utilisation peut revêtir plusieurs formes :

une offre de fourniture de machines incorporant un procédé breveté et dont la mise en marche constituerait un acte primaire de contrefaçon (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 28 janvier 2010) ;
une offre faite à un tiers de mettre en œuvre, pour le compte de ce tiers, le procédé en France (ex. dans le cadre d’un appel d’offre, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 24 novembre 2004).

Problème de territorialité

Comment interpréter l’expression « sur le territoire français » de l’article L613-3 CPI b) ?

Faut-il l’interpréter comme :

l’offre en France d’utilisation du procédé ;
l’offre d’utilisation du procédé en France ;

Il semble que la deuxième interprétation soit la plus logique puisque l’on sait déjà que les actes de contrefaçon (i.e. l’offre) doivent être réalisés (ou reçue dans le cadre de l’offre) en France (loi n° 92-597 de codification du Code de la propriété intellectuelle, 1er juill. 1992, art 4.) : pourquoi cette précision sinon ?

Ainsi, si vous proposez en France (par exemple, lors d’un forum) de mettre en œuvre un procédé en dehors de France, il n’existe pas de contrefaçon.

La contrefaçon par fourniture de moyens

Historique

Devant l’impossibilité de fabriquer un produit objet d’un brevet, certains se sont demandés : et si l’on fournissait un « kit à assembler » plutôt qu’un produit déjà monté ?

Y aurait-il une contrefaçon ?

L’affaire, qui a mis en évidence cette faille, est l’affaire dite des « cires multi-cristalines » (Cour d’appel de Paris, 28 novembre 1960). Dans cette affaire, l’objet de l’invention était livré en kit aux utilisateurs finaux.

La loi ne prévoyant alors aucune sanction, le juge fut forcé de constater que cette fabrication et cette livraison ne constituaient pas des actes de contrefaçon.

Considérant que les faits constitutifs d’une contrefaçon sont limitativement énumérés aux articles 40 et 41 de la loi modifiée du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention ; [… ]

Considérant dès lors que seule la fabrication des fondations de ruche avec des mélanges décrits au brevet […] pourrait constituer un acte de contrefaçon.

Considérant qu’en fabriquant le mélange de cire critiqué et en le mettant en vente, la société Tisco a pu faciliter l’accomplissement d’actes de contrefaçon par un certain nombre d’apiculteurs en leur procurant les moyens de commettre ces actes.

Considérant qu’une telle attitude ne doit pas être confondue avec l’ « emploi des moyens faisant l’objet du brevet » prévu à l’article 40 de la loi de 1844.

Règle de droit actuelle

L’article L613-4 CPI a été alors introduit en 1968 pour combler cette lacune.

Ainsi, il est interdit de livrer ou de proposer de livrer sur le territoire français des éléments permettant de mettre en œuvre l’invention (produit ou procédé), si les conditions suivantes sont remplies :

si vous savez que ces moyens sont aptes à cette mise en œuvre (ou lorsque les circonstances le rendent évident, L613-4 CPI alinéa 1) ;
si vous savez que ces moyens sont destinés à cette mise en œuvre chez la personne à qui vous livrez ces moyens (ou lorsque les circonstances le rendent évident, L613-4 CPI alinéa 1) ;
si la livraison ET cette mise en œuvre se font sur le territoire français (L613-4 CPI alinéa 1) ;
si les moyens de mise en œuvre ne se trouvent pas couramment dans le commerce (au moins un) OU si vous incitez le tiers à commettre un acte de contrefaçon (L613-4 CPI alinéa 2).

Cette fourniture de moyens peut ne viser que certains moyens essentiels de l’invention.

Exceptions

La fourniture de moyens n’est pas considérée comme une contrefaçon si ceux-ci sont fournis :

au breveté lui-même (car il existe le « consentement du propriétaire du brevet » , L613-4 CPI, 1e alinéa),
aux licenciés (non-exclusifs, exclusifs, d’office, titulaire d’une licence obligatoire, etc., L613-4 CPI, 1e alinéa),
aux personnes cherchant à obtenir une AMM (L613-4 CPI, 3e alinéa ensemble L613-5 CPI d)),
aux personnes cherchant à obtenir une autorisation de publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé (L613-4 CPI, 3e alinéa ensemble L613-5 CPI d-bis)),
aux personnes envoyant des objets dans l’espace (L613-4 CPI, 3e alinéa ensemble L613-5 CPI e)).

Problème de la multi-territorialité de l’acte ou problème des multi-acteurs

Multi-territorialité

Comme nous l’avons vu, un grand nombre d’actes de contrefaçon imposent la présence sur le territoire français (ex. fabrication, utilisation, etc.)

Mais, soyons fous et imaginons que le procédé breveté soit réalisé en partie en France (l’autre partie du procédé étant réalisée à l’étranger). Par exemple:

l’usine de fabrication chevauche la frontière et certaines étapes de la fabrication sont réalisées d’un coté de la frontière tandis que d’autres sont réalisées de l’autre coté.
le procédé protégé est mis en œuvre pour une partie (ex. émission d’une onde) d’un coté de la frontière, tandis qu’une autre partie (ex. la réception et le décodage de l’onde) est mise en œuvre de l’autre coté.

Est-ce une contrefaçon ?

J’aurais tendance à dire que non, mais malheureusement il ne semble pas qu’il existe beaucoup jurisprudence sur ce point.

Nous noterons tout de même certaines jurisprudences étrangères intéressantes sur le sujet :

USA : NTP v RIM du 14 décembre 2004
- Dès lors que le bénéficiaire d’un service est au USA, même si ce service est mis en œuvre en dehors des USA, alors le principe de territorialité s’applique (ici, nous avions un relai mail situé au canada utilisé par les américains)
Allemagne : Regional Court of Munich (decision 7 O 16945/15) du 21 avril 2016
- S’il existe un lien économique avec le pays dans lesquels les étapes sont effectuées (il existe un lien économique si les étapes effectuée à l’étranger peuvent être associés à une entité effectuant les autres étapes sur le territoire allemand), alors il pourra y avoir contrefaçon
UK : Menashe Business Mercantile and Julian Menashe v. William Hill Organisation Ltd du 15 mars 2002
- Le fait que le serveur soit situé en dehors des UK ne retire rien au fait que l’effet du serveur reste sur le territoire anglais (i.e. serveur de jeu)
- Dès lors, le joueur utilise bien le serveur depuis les UK.

Multi-acteurs

Maintenant, considérons que le procédé breveté est réalisé totalement en France, mais par deux personnes différentes.

Est-il possible de considérer une sorte de groupe cohérent de contrefacteurs agissant de concert ?

Est-ce une contrefaçon directe ou par fourniture de moyens ?

En France, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 19 septembre 2012, Pôle 5, Chambre 1, RG n°11/04655) considère qu’il y a bien contrefaçon, même en cas de plusieurs acteurs, du moment que ceux-ci « agissent de concert et poursuivent l’objectif commun de parvenir au résultat promis par l’invention ».

Il faut donc montrer une sorte d’élément moral, de volonté. Autant dire que cela est plus compliqué 🙂

Nécessité d’élément moral ?

En procédure civile

Sans connaissance de cause

Sont des actes de contrefaçon primaire (produit) :

l’importation,
l’exportation,
le transbordement,
la fabrication, et
la détention en vue de l’importation, de l’exportation, du transbordement.

Sont des actes de contrefaçon primaire (procédé) :

l’utilisation du procédé.

En effet, pour ces actes de contrefaçon, il n’est pas nécessaire de mettre en connaissance de cause le présumé contrefacteur (L613-3 CPI ensemble L615-1 CPI).

Avec connaissance de cause

Principe pour les produits

Les actes suivants sont des actes de contrefaçon secondaires (produit) :

l’offre,
la mise dans le commerce,
l’utilisation,
la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce.

Les contrefacteurs présumés doivent alors être mis en connaissance de cause, la sanction de la contrefaçon étant ouverte à compter de cette mise en connaissance de cause (L613-3 CPI ensemble L615-1 CPI).

Principe pour les procédés

Les actes suivants sont des actes de contrefaçon secondaires (procédé) :

l’offre d’utilisation sur le territoire français.

Les contrefacteurs présumés doivent alors savoir (ou lorsque les circonstances rendent évident) que l’utilisation du procédé est interdite du fait du brevet (L613-3 CPI b)).

Signification de la « connaissance de cause »

La connaissance de cause ne se limite pas à la simple connaissance du brevet, mais nécessite la connaissance du fait que la portée du brevet couvre le produit visé (« connaissance du caractère contrefaisant » , Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 septembre 2003).

Mise en demeure

La mise en demeure peut être un moyen de mettre en connaissance de cause un présumé contrefacteur (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect. , 23 juin 2011)

Néanmoins, évitez de rédiger vos mises en demeure de manière trop agressive (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 16 mai 2000) : à titre d’illustration, sera excessive une « une mise en garde très vigoureuse » envoyée à tous les clients d’un fabricant, ainsi qu’une saisie préventive visant à mettre la pression sur ceux-ci afin qu’ils n’achètent pas les produits concurrents !

Ainsi, il convient de rédiger des mises en demeure mettant en garde contre une possible contrefaçon (sans affirmer de manière comminatoire que c’est effectivement une contrefaçon). Elle doit se contenter de donner une information objective et de donner les arguments adverses s’ils sont connus : à défaut une telle lettre de mise en demeure pourrait être de considéré comme une concurrence déloyale (C. Cass. com., 27 mai 2015, n°14-10800).

De même, le fait d’envoyer une lettre de mise en garde à un vendeur sans assigner le fabricant peut être condamnable si l’identité du fabricant était bien connue.

Assignation ou saisie-contrefaçon

L’assignation (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 23 juin 2000) ou la saisie-contrefaçon peut également constituer une mise en connaissance de cause.

Connaissance de cause présumée ?

Dans certains cas particuliers, la jurisprudence admet que la connaissance de cause peut être présumée : c’est par exemple le cas pour les professionnels avertis d’un marché hautement spécialisé (Cass. com. du 12 mars 2002, n°99-16926) ou même seulement spécialisé si le vendeur a un lieu avec le fabricant, par exemple (Cass. comm. du 6 novembre 2012 RG n°11-19375).

En procédure pénale

Au pénal, l’élément moral est plus fort : il est nécessaire que le contrefacteur ait effectué les actes de contrefaçon « sciemment » (L615-14 CPI).

Les exceptions et l’absence de contrefaçon

Les actes de l’article L613-5

L’article L613-5 CPI prévoit nombre d’exceptions à la contrefaçon, exceptions guidées par un certain pragmatisme.

Ainsi, les actes suivants ne peuvent pas être considérés comme des contrefaçons (L613-5 CPI) :

les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
- une coopérative agricole ne bénéficie pas de cette exception (Cass. com., 15 avr. 1964) ;
les actes accomplis à titre expérimental (typiquement des recherches scientifiques) ;
- cette exception couvre les tests techniques d’une machine (C. Cass. com. n°11-27686, 14 mai 2013),
- cette exception ne couvre pas les tests commerciaux (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 7 octobre 2005),
- cette exception couvre les essais cliniques, même phase III (Cour d’Appel de Paris, 27 janvier 1999),
la préparation de médicaments faits sur demande dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale ;
les études et essais requis en vue de l’obtention d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation ;
- cette exception couvre les études de biodisponibilité tendant à démontrer la bioéquivalence du générique avec le médicament de référence,
- y compris la fabrication de lots pilotes en vue de l’obtention de
  
  l’AMM,
- l’inscription sur la liste des médicaments remboursés ne constitue pas des actes des contrefaçons (Tribunal de Grande Instance, 3e ch, 9 janvier 1998).
les actes nécessaires à l’obtention de l’autorisation de publicité auprès des médecins (cf. article L5122-9 du code de la santé publique) ;
l’introduction de satellites sur le territoire français avant leur envoi dans l’espace.

L’épuisement du droit

Imaginons la situation suivante :

Vous possédez un brevet en France ;
Vous vendez des produits en Allemagne ;
Un Allemand achète ces produits et les vend en France.

A-t-il le droit ? Pouvez-vous l’en empêcher ?

La réponse est non ! Et cela s’appelle « l’épuisement du droit » (L613-6 CPI).

En un mot, si vous mettez sur le marché un produit (ou si vous donnez votre accord à cette mise sur le marché) au sein de l’Espace économique européen, vous ne pouvez plus vous opposer à sa circulation en son sein.

Cette exception vient de la libre circulation de marchandises dans cet espace (articles 28 à 31 du Traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Il faut toutefois noter que ce principe n’existe pas pour les autres pays du monde. Ainsi, le breveté peut interdire l’importation en France de produits qu’il a lui-même mis sur le marché aux USA (ce qui peut choquer le « bon sens populaire » , car ces produits sont contrefaisants alors même que c’est le breveté qui les a vendus… pourtant, c’est d’une logique imparable).

La possession personnelle antérieure

Principe

La possession personnelle antérieure (qui remonte à l’époque de Louis XVI) est le fait de détenir l’invention avant le dépôt par un tiers de la demande de brevet. Comme vous déteniez l’invention, la loi va vous permettre de continuer à l’utiliser sans être gêné par le brevet (L613-7 CPI).

Conditions

Celui qui possède

Il n’existe pas de condition particulière concernant la personne de « celui qui possède » (L613-7 CPI) :

quant au nombre des personnes possédant ce droit (1, 2, 100 personnes) ;
quant à la qualité de ces personnes (personnes physiques, personnes morales, etc., Cour de Paris, 5 mars 1896, en l’espèce, l’état avait été reconnu comme possédant une possession personnelle antérieure) ;
quant à sa nationalité ;
quant à sa qualité (il n’est pas nécessairement inventeur, TGI Paris, 3e ch. 9 mars 2001).

Bien entendu, cette personne doit être de bonne foi selon le principe « fraus omnia corrumpit » . Ainsi, si la possession résulte d’une divulgation qui a été faite par un inventeur sous le sceau de la confidentialité (ex. dans une relation contractuelle, C. Cass. com. n°04-15694, 25 avril 2006), alors on ne peut pas se prévaloir d’une possession personnelle antérieure.

Moment de la possession

Les éléments de la possession doivent être réunis (L613-7 CPI) :

à la date de dépôt du brevet (Cass. com. 18 décembre 1973 n°72-12090), ou
le cas échéant, à la date de la priorité du brevet.

Lieu de la possession

La possession doit être sur le territoire français… et non pas à l’étranger (par exemple, via une mise en œuvre dans un pays étranger, L613-7 CPI).

Contenu de la possession requise

Faut-il mettre en œuvre l’invention ? Faut-il être prêt à mettre en œuvre l’invention ? Suffit-il d’être en possession « intellectuelle » ?

En réalité, plusieurs courants jurisprudentiels s’affrontent…

Un premier courant jurisprudentiel soutient qu’il suffit d’avoir une connaissance parfaite (même théorique) de l’invention pour justifier une possession personnelle antérieure (Cour de Paris, 5 mars 1896).

En effet, lors du dépôt d’une demande de brevet, seule une description est requise et aucune mise en œuvre n’est demandée. Pourquoi alors être plus sévère pour la possession antérieure ?

Certaines jurisprudences acceptent comme preuves de la possession antérieure des préparatifs sérieux (TGI Paris, 3e ch., 4 sept. 2001) ou une exploitation préalable (Cass. crim., 30 mai 1849) : il n’est pas très clair si ces juges auraient accepté des preuves plus « faibles » et une simple connaissance intellectuelle de l’invention…

D’autres pays (comme les USA) réservent leur « possession personnelle antérieure » nationale aux personnes ayant réalisé des préparatifs sérieux.

Objet de la possession requise

La possession doit porter sur l’invention, tel qu’elle est revendiquée dans le brevet délivré ou, le cas échéant, dans le brevet limité.

Événements postérieurs au dépôt

Tout évènement postérieur à la date de dépôt est sans incidence sur la possession personnelle antérieure, même si ces évènements sont :

une modification des revendications de la demande de brevet (même extensive) ;
l’arrêt de l’exploitation par la personne ayant une possession personnelle antérieure (Cass. ch. des requêtes, 28 avril 1938)

Le droit conféré

La personne qui bénéficie d’un droit de « possession personnelle antérieure » peut lever une exception (Cass. crim., 23 février 1856) en cas d’action en contrefaçon.

Le brevet ne sera alors pas opposable (L613-7 CPI).

La transmission du droit

Le droit à « possession personnelle antérieure » n’est pas un droit qui peut se céder facilement.

Par exemple :

il n’est pas possible d’acheter le droit d’un tiers ayant une « possession personnelle antérieure » ;
une filiale ne possède pas de droit de possession personnelle antérieure même si sa maison mère ou son dirigeant le possédait.

La seule cession possible (prévue par l’article L613-7 CPI) est une cession avec la société ou avec le département (la partie de l’entreprise) qui est intéressé par cette possession personnelle antérieure : ce droit peut donc être cédé à titre accessoire, mais non à titre principal.

Délégation du droit

La formulation de l’article L613-7 CPI semble interdire à la personne ayant une possession personnelle antérieure de commander la reproduction de l’invention à un sous-traitant (sauf si, bien sûr, il a eu également connaissance de l’invention antérieurement au dépôt).

Pour autant, le sous-traitant ne réalisant qu’une partie de l’invention ne pourra pas être poursuivi pour fourniture de moyen, car la personne ayant une possession personnelle antérieure est considérée comme étant habilitée à mettre en œuvre l’invention au titre de L613-4 CPI.

Secret de la possession

Bien entendu, cette possession personnelle antérieure peut être secrète (Cass. crim., 23 février 1856)

La preuve de cette possession peut être relativement complexe du fait de ce secret : je vous conseille donc de décrire votre « invention secrète » dans une enveloppe Soleau de la manière la plus précise qu’il soit, ou de déposer sa description devant notaire afin de pouvoir prouver une date certaine.

La provocation de la contrefaçon ?

Si le titulaire d’un brevet provoque l’acte de contrefaçon de la part d’un tiers (ex. commande à l’étranger d’un produit contrefait, ou commande de fabrication d’un produit contrefaisant CA Paris, 4 décembre 1862), cet acte sera écarté par les juges et ne sera pas considéré comme étant de la contrefaçon.

La tolérance du breveté ?

A la différence du droit des marques (L716-5 CPI), si le breveté a connaissance d’actes fautifs et qu’il laisse faire, même pendant une durée assez longue, cela n’emporte pas renonciation de sa part à l’exercice de ses droits (analogie avec la décision Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 05 avril 1995 pour les dessins et modèles).

Défaut d’exploitation ?

De même, le fait que le breveté (respectivement le licencié) n’exploite pas l’objet de son brevet (respectivement de sa licence) ne constitue pas une excuse/une autorisation à la contrefaçon d’un tiers (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 décembre 2004).

Seule une licence d’office pourra être demandée si durant les 3 dernières années, il n’y a pas eu d’exploitation (mais cela reste rare, L613-11 CPI).

Obligation de contrefaire ?

Le fait d’être dans l’obligation de contrefaire un brevet pour satisfaire une norme (ex. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 09 septembre 2008) n’est pas une excuse légitime.

Délivrance d’un brevet ?

Par ailleurs, le simple fait d’obtenir un brevet ne constitue pas une contrefaçon d’un brevet antérieur, car c’est le simple exercice d’un droit (C. Cass. civ., 16 août 1861).

Synthèse graphique

Voici un petit schéma permettant de synthétiser ce que nous venons de dire sur la contrefaçon :

Brevets en France