Revendications, clarté et protection

Revendications

Obligation de fourniture

Même si les revendications ne sont pas obligatoires pour obtenir une date de dépôt (A80 CBE ensemble R40 CBE), la demande doit contenir à terme des revendications (A78(1) c) CBE).

Plus de détails sont disponibles dans l’article « Les exigences liées au dépôt » .

Formulation en deux parties

Les revendications doivent contenir (R43(1) CBE), s’il y a lieu :

• un préambule (caractéristique dont la combinaison fait partie de l’état de la technique) ;
• une partie caractérisante (autres caractéristiques) introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » .

Il est possible dans certaines situations que cette formulation en deux parties ne soit pas adaptée :

• si l’invention réside dans une combinaison de caractéristiques d’égale importance (Directives F-IV 2.3 i) ;
• si un processus chimique est modifié, mais sans rien lui ajouter (ex. omission d’une substance ou substitution (Directives F-IV 2.3 ii) ;
• si l’invention réside dans de multiples modifications d’un système de caractéristiques complexe (Directives F-IV 2.3 iii) ;
• si le produit revendiqué est un nouveau produit chimique (Directives F-IV 2.3) ;
• si le seul art antérieur pertinent est un document A54(3) CBE (Directives F-IV 2.3.1).

Référence à une autre revendication

Il peut arriver que l’on souhaite rédiger comme suit : « Dispositif coopérant avec le dispositif de la revendication 1 » .

Cette formulation est tout à fait possible (T1194/97 et Directives F-IV 3.8).

Une seule revendication par type

Voir l’article sur « L’unité d’invention et les catégories de revendication » .

Terminologie utilisée

Seuls les termes, formules, signes, ou symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré doivent être utilisés (R49(10) CBE).

Cette terminologie doit être uniforme dans toute la demande (R49(11) CBE).

Référence à la description et aux dessins

Il n’est pas possible de faire, dans les revendications, des références à la description ou aux dessins (R43(6) CBE), sauf absolue nécessité.

Selon la jurisprudence, l’absolue nécessité peut exister lorsque sans référence aux figures, la revendication serait moins claire ou moins concise (T986/97, T94/12) ou lorsqu’il serait impossible d’exprimer le contenu technique pertinent à l’aide de mots (T893/99, 3.1).

La démonstration de cette nécessité est à la charge du demandeur (T150/82 et Directives F-IV 4.17).

Interprétation des revendications

Certaines décisions (T860/93) acceptent d’interpréter certains termes peu clairs de la revendication (voir ci-dessous) à l’aide de définition donnée par la description.

Pour autant, certaines décisions ne vont pas dans ce sens (ce qui me semble plus raisonnable) :

• T1129/97 :
  • si l’A69 CBE permet d’interpréter la revendication à la lumière de la description, ce principe ne vaut que pour la portée des revendications et non pour sa clarté (Directives F-IV 4.2) ;
• T454/89 :
  • les revendications doivent être claires en elles-mêmes ;
• T49/99 :
  • la description ne permet pas de rendre claires les revendications.

Il convient de donner aux revendications son acception techniquement raisonnable la plus large pour un lecteur averti (T2764/19).

Caractéristiques essentielles

Toutes les caractéristiques essentielles d’une invention doivent se retrouver dans les revendications indépendantes (R43(3) CBE, T32/82, Directives F-IV 4.5).

Mais attention à la signification de « essentielle » !

En effet, une caractéristique essentielle n’est pas une caractéristique nécessaire au fonctionnement de l’objet revendiquée (sinon, pour une revendication de voiture, il faudrait mentionner ses roues, l’arbre à came, le réservoir, etc.).

Une caractéristique essentielle est une caractéristique « nécessaires à l’obtention de l’effet technique qui sous-tend la solution au problème technique faisant l’objet de la demande » (Directives F-IV 4.5.2) : donc elle participe nécessairement à la résolution du problème technique.

Si une caractéristique est présentée comme essentielle, il existe une présomption forte, même si le demandeur peut apporter la preuve du contraire (la description doit alors être modifiée, Directives F-IV 4.3 ii).

Par exemple, « la proportion doit être de 30 %, sinon l’obtention est difficile » présente une caractéristique essentielle (T977/94).

Définition à l’aide de paramètres

Principe

On peut être tenté de définir un dispositif par ses caractéristiques ou sa structure physique (ex. « Poudre dont la granularité est inférieure à 50 micromètres« ).

Ces formulations sont acceptables (T94/82 ou T29/05) si ce paramètre peut être déterminé clairement et de manière sûre par des méthodes objectives couramment utilisées dans l’état de la technique (Directives F-IV 4.11).

Ainsi, il vaut mieux préciser la méthode de détermination utilisée sauf si (Directives F-IV 4.18) :

• la méthode de détermination est trop longue pour une revendication ;
• l’homme du métier connait sans difficulté la méthode à utiliser ;
• toutes les méthodes connues donnent le même résultat.

Insuffisance de description ?

Il convient de noter que des imprécisions quant à la mesure d’un paramètre ou l’existence de plusieurs méthodes de mesure ne conduisent pas nécessairement à une insuffisance de description (T608/07, T1768/15).

Néanmoins, dans un cas où le paramètre est crucial pour résoudre le problème sous-jacent à l’invention, la méthode de mesure doit donner des valeurs cohérentes de manière à ce que l’homme du métier sache, lorsqu’il reproduit l’invention, si ce qu’il produit résout le problème ou pas (T815/07, T1305/15, T59/18).

Signes de référence

Les revendications doivent contenir des références aux dessins lorsque cela est possible (R43(7) CBE). Ces références sont mises entre parenthèses et ne constituent pas une limitation.

Il convient de ne pas ajouter de texte à ces références (ex. « (13) » et non « (vis 13) »), car sinon cela sort du périmètre de la R43(7) CBE et il n’est pas clair si ce texte ajouté constitue une limitation.

Ajout d’un disclaimer

Principe

Un « disclaimer » s’entend d’une modification apportée à une revendication ayant pour effet d’introduire dans la revendication une caractéristique technique « négative », qui exclut normalement d’une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers (G1/03, point 2 des motifs).

Un disclaimer peut être admis s’il vise à (G1/03) :

• rétablir la nouveauté par rapport à un état de la technique A54(3) CBE73 et A54(4) CBE73 (donc aujourd’hui A54(3) CBE seulement) ;
• rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation fortuite A54(2) CBE73 (i.e. si étrangère à l’invention revendiquée et si éloignée d’elle que l’homme du métier ne l’aurait jamais prise en considération) (G1/03, point 2.3.4 des motifs) ; et
• exclure un objet qui tombe sous le coup d’une exception à la brevetabilité en vertu des A52 CBE73 à A57 CBE73 pour des raisons non techniques (G1/03, point 2.4.3 des motifs, en effet, et notamment pour le PCT, la connaissance de l’ensemble des exclusions peut être complexe pour le déposant).

Si un disclaimer est pertinent pour l’appréciation de l’activité inventive ou de la suffisance de l’exposé, alors celui-ci est contraire à l’A123(2) CBE73 (G1/03, point 2.6.1 des motifs ou T1821/10)

Clarté et non-retranchement « plus que ce qui est nécessaire »

Un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire tout en restant clair et concis (G1/03).

Il peut arriver qu’il soit très difficile de ne pas retirer plus que nécessaire tout en restant clair (ex. un exemple de l’art antérieur dont on veut se démarquer est très complexe et fait référence à des documents scientifiques variés).

Pour la T2130/11, la condition posée par la Grande Chambre doit être appliquée en tenant compte de son objectif (i.e. ne pas donner l’occasion de remanier arbitrairement ses revendications (G1/03, point 3).

Dès lors, il est possible de retirer un peu plus que nécessaire si (T2130/11) :

• cela est nécessaire pour satisfaire l’A84 CBE et
• cela ne conduit pas à un remaniement arbitraire des revendications.

Exemple de disclaimer ne retranchant pas plus que nécessaire

Imaginons que l’on ait trois revendications comme suit :

1. Produit A
2. Produit selon 1 comprenant en plus B
3. Produit selon 1 ou 2 comprenant en plus C.

En cas de divulgation fortuite de « a » qui est un cas particulier de A, il peut être souhaitable de faire un disclaimer, mais attention, car les revendications suivantes ne seraient pas correctes :

1. Produit A à l’exclusion de a
2. Produit selon 1 comprenant en plus B
3. Produit selon 1 ou 2 comprenant en plus C.

En effet, les revendications 2 et 3 se verraient retrancher l’objet a sans que cela soit nécessaire. Il faut donc écrire :

1. Produit A à l’exclusion de a
2. Produit selon 1 A comprenant en plus B
3. Produit selon 1 ou 2 A comprenant en plus C, ou produit A comprenant en plus B et C.

Analyse de la suffisance de description

En outre, il faut regarder les conditions de brevetabilité suite à l’introduction du disclaimer : si l’objet de la revendication limité n’était pas réalisable à la date de dépôt, ce disclaimer ne sera pas acceptable (ex. procédé de culture de cellules souches humaines « n’étant pas obtenues à l’aide d’embryons humains détruits » sachant qu’à la date de dépôt les cellules souches étaient toutes obtenues à l’aide d’une destruction d’embryons, T1441/13).

Support des revendications

Principe

L’A84 CBE dispose :

Les revendications [… ] doivent [… ] se fonder sur la description.

Objet de cette exigence

Il semblerait que cette exigence soit en réalité double (Directives F-IV 6.1) :

• chaque revendication doit se fonder sur la description (i.e. support littéral dans la description) ;
• la portée des revendications doit être justifiée par le contenu de la description et des dessins, ainsi que par son apport technique (T409/91).

Exemple de non-support

Nous pouvons avoir des cas où une objection de « non-support » peut être soulevée : si les exemples donnés dans la description sont trop restreints et ne permettent pas d’expliquer la portée des revendications.

Différence et ressemblance avec la suffisance de description

Cette dernière exigence serait donc en réalité du même acabit que l’A83 CBE mais concernant une autre partie de la demande (T409/91, i.e. les revendications et non la description).

Néanmoins, dans le cadre de l’insuffisance de la description, nous regardons plutôt si le mode de réalisation décrit peut être mis en œuvre.

Ainsi, nous avons plutôt un schéma de ce type :

Ainsi, nous voyons assez rapidement qu’il est souvent possible de transformer une objection A83 CBE en A84 CBE alors que l’inverse est plus rare.

Clarté des revendications

Principe

Base légale

L’A84 CBE dispose :

Les revendications [… ] doivent être claires et concises [… ].

Cette exigence s’applique à toutes les revendications.

Objet de cette exigence : détermination de la limite de la protection des revendications

Les revendications doivent permettre à l’homme du métier de déterminer de manière suffisante les limites de la portée de la revendication sans effort indu (en particulier, serait un effort indu la mise en œuvre d’un grand nombre d’expériences pour la détermination des nombreux paramètres de la revendication : tailles, angles, type de matériaux, etc. T754/13).

Ainsi, l’exigence de clarté n’est remplie que si le public peut distinguer clairement les objets couverts par la revendication de ceux qui ne le sont pas (T129/13 ou T754/13).

Pourquoi j’insiste volontairement sur cet aspect ?

Car à mon sens, les objections de clarté sont parmi les objections les plus mal comprises (amis Examinateurs, si vous me lisez, je vous embrasse… ) :

• une objection de clarté ne peut être soulevée parce que « nous ne savons pas comment telle étape est effectuée » : cela pourrait être une objection selon l’A83 CBE mais certainement pas selon l’A84 CBE (en tout cas pas selon la clarté de l’A84 CBE) ;
• une objection de clarté ne peut être soulevée parce que « nous ne savons pas si ces deux objets sont les mêmes ou non » (ex. cas où nous avons une formulation de type « un objet » puis plus loin « un objet« ) : cela pourrait être une objection selon l’A52 CBE (car cela augmente la portée des revendications) mais certainement pas selon l’A84 CBE ;
• etc.

Bref, faisons attention… les objections de clarté visent à éviter que la portée des revendications soit floue (nota : large ne veut pas dire floue).

Clarté en soi et clarté technique

Il peut exister des cas où les revendications sont « linguistiquement » limpides.

Néanmoins, si deux caractéristiques sont chacune claires mais pas cohérentes l’une avec l’autre d’un point de vue technique, alors leur combinaison n’est pas claire (T935/14).

Caractéristiques fonctionnelles

Les caractéristiques fonctionnelles sont acceptables que (T68/85 ou T2067/12) :

• si on ne peut autrement définir autrement l’invention sans réduire indûment sa portée et
• si la caractéristique donne à l’homme du métier des instructions suffisamment claires pour qu’il puisse la mettre en pratique sans efforts indus.

Concernant ce dernier point, un caractéristique fonctionnelle n’est acceptable que si un homme du métier est à même de déterminer sans difficulté les moyens à mettre en oeuvre pour arriver à cette fonction (Directives F-IV 2.1 et Directives F-IV 6.5).

« Un moyen de fixation de deux planches en bois » est un bon exemple de caractéristique fonctionnel puisqu’on imagine assez bien comment fixer ces planches (ex. clous, vis, colles, etc.).

Caractéristiques dont le sens dépend du moment de l’interprétation

Il peut arriver qu’une revendication contiennent des caractéristiques dont le sens et la portée dépendent du moment où est effectuée l’interprétation.

C’est le cas par exemple pour une formulation de type « toute autre souche émergente potentiellement pandémique » (T1702/15).

Dans cette hypothèse, la revendication ne sera pas claire.

Utilisation de la description pour clarifier ?

Pour les questions de clarté, la description ne peut pas servir d’aide pour clarifier : le fait que les termes peu clairs soient clairement définis dans la description ne rend pas les revendications claires en soi (T1129/97).

Formulations considérées comme « non clairs »

Termes ayant un sens relatif

Les termes relatifs comme « fin » , « large » , « gros » , « solide » , etc. doivent être évités (Directives F-IV 4.6), sauf si :

• ces termes ont un sens bien défini dans le domaine technique de l’invention (ex. « hautes fréquences » pour un amplificateur) ;
• ces termes ont été définis dans la demande.

La décision T977/94 a accepté « mince » et « épais » dans une revendication, car ceux-ci étaient ainsi définis l’un par rapport à l’autre dans la revendication.

Termes de position : « avant » , « arrière » , « latérale » , etc.

Les termes de position rendent le plus souvent les revendications non-claires car la position de l’objet revendiqué est alors non connu (T1261/11).

Termes générant un flou

Les termes comme « sensiblement » , « approximativement » , « environ » , etc. rendent des notions précises en notions floues (ex. « parallèle » versus « sensiblement parallèle », ex. T1265/13).

Dans de rares cas, ces termes peuvent être acceptés s’il est possible de délimiter l’invention de façon non ambiguë par rapport à l’état de la technique (Directives F-IV 4.7).

Terme indiquant des « possibilités »

Les termes tels que « de préférence » , « par exemple » , « tels que » ou « en particulier » introduisent souvent des ambiguïtés sur la portée exacte des revendications.

Le plus souvent, ces expressions n’ont pas de caractère limitatif (Directives F-IV 4.9).

Marques

Il n’existe aucune certitude quant à la « stabilité » du produit ou la caractéristique visé(e) par la marque (Directives F-IV 4.8). Ainsi, comment être certain que ce produit ou cette caractéristique ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité du brevet.

Une marque peut être exceptionnellement acceptée dans une revendication :

• s’il est inévitable, et
• s’il leur est reconnu de manière générale un sens précis.

En tout état de cause, une marque doit être indiquée en tant que telle (Directives F-II 4.14).

Résultat recherché

Principe

En théorie, une revendication qui définit l’invention par le résultat/but recherché devrait être considérée comme manquant de clarté (Directives F-IV 4.10 ex. en mentionnant simplement le problème technique sous-jacent).

Toutefois, ces formulations peuvent être acceptables si (T68/85) :

• si l’invention ne peut être définie qu’ainsi, ou
• s’il n’est pas possible autrement de la définir de manière plus précise sans limiter indûment la portée des revendications, et si le résultat peut être vérifié grâce aux méthodes présentées la description, ou connues de l’homme du métier, et ne nécessitant pas trop d’expérimentations.

En tout état de cause, si le résultat recherché est justement celui ayant motivé la demande, un problème de clarté pourra être soulevé si la revendication ne contient pas toutes les autres caractéristiques essentielles à l’obtention de ce résultat (T809/12).

L’exemple du cendrier

Par exemple, cela peut être le cas si l’on cherche à protéger un cendrier qui permet d’éteindre automatiquement une cigarette grâce à sa forme et à ses dimensions comme cela est indiqué très clairement dans la description (Directives F-IV 4.10).

La forme et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d’une manière difficile à définir (Directives F-IV 4.10).

Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication et permettent à l’homme du métier de déterminer les dimensions nécessaires à l’aide de tests raisonnables, les proportions peuvent y être définies par rapport au résultat escompté (Directives F-IV 4.10).

Différences avec des caractéristiques fonctionnelles

Il peut être difficile dans certains cas de différentier une revendication exprimée de manière fonctionnelle (pratique autorisée par les Directives F-IV 6.5) et les revendications de résultats.

Par exemple :

• « un moyen de détection de fin de course » pourrait être considéré comme une caractéristique fonctionnelle par un Examinateur ;
• « un capteur pour détecter une fin de course » pourrait être considéré comme une revendication de résultat par un Examinateur .

Pour faire simple, une caractéristique fonctionnelle n’est pas une revendication de résultat, si un homme du métier est à même de déterminer sans difficulté les moyens à mettre en oeuvre pour arriver à ce résultat (Directives F-IV 2.1 et Directives F-IV 6.5).

Terme « dans »

Une revendication comportant le terme « dans » peut manquer de clarté sur la portée réelle de celle-ci (Directives F-IV 4.15).

En effet, dans l’expression « Culasse dans un moteur » , il n’est souvent pas clair s’il est revendiqué (Directives F-IV 4.15) :

• une culasse adaptée pour être montée dans un moteur ;
• un moteur comportant une culasse.

Limitations négatives

Pour une raison obscure, l’OEB n’aime pas trop les formulations négatives dans les revendications (Directives F-IV 4.20).

Pour autant, cela ne signifie pas que ce type de formulation est interdite, mais que les Examinateurs préfèrent, si possible, une revendication positive de caractéristiques (Directives F-IV 4.20) :

Les limitations négatives, telles que les disclaimers, ne sont autorisées que si l’ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permet pas de définir de façon plus claire et concise l’objet qui est encore susceptible d’être protégé (cf. G 1/03 et T4/80) ou limiterait indûment la portée de la revendication (cf. T1050/93).

Terme « Utile pour »

Le terme « utile pour » est assez différent de « pour » ou « adapté pour ».

En effet, l’utilité ici semble aller au delà de la simple adaptation du produit à un usage donné.

Dès lors cette formulation floue n’est pas claire (T1170/16).