Divisionnaires

Les effets de la division

CBE applicable

Il convient de se placer à la date de la division pour identifier la CBE applicable (et non à la date de dépôt de la demande mère, « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000 » , JO 2007, 504).

Bénéfice de la date de dépôt antérieur

La division d’une demande de brevet européen permet de déposer une demande de brevet en bénéficiant de la date de dépôt d’une autre demande européenne, i.e. la demande « mère » (toute première demande, A76(1) CBE, dernière phrase).

Publication du dossier

Lors de la division, le dossier de la demande antérieure devient accessible pour tout le monde avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur (A128(3) CBE).

L’utilité des demandes divisionnaires

La division est utile principalement dans l’hypothèse où une de vos demandes contiendrait plusieurs inventions et que Examinateur a soulevé un « défaut d’unité d’invention » (A82 CBE).

En effet, sous cette hypothèse, certaines inventions ont dû être abandonnées afin que l’examen puisse se poursuivre.

Le dépôt d’une demande divisionnaire est tout indiqué dans cette situation.

Les conditions pour diviser une demande

Les conditions de fond

Contenu de la demande

Extension du contenu

Lors d’une division, il est très important de ne pas étendre le contenu de la demande au-delà de la divulgation de la demande mère.

En effet, l’A76(1) CBE dispose qu’une demande divisionnaire :

[La demande divisionnaire] ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au‑delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée.

En réalité, l’examen de l’A76(1) CBE est le même que celui de l’A123(2) CBE (T514/88).

C’est d’ailleurs pour cette raison que, en pratique, on évite de modifier (ou presque jamais, même pour supprimer une phrase), la description des demandes divisionnaires par rapport à la demande mère.

Compétence pour vérifier cette condition

La division d’Examen est compétente pour vérifier cette condition (et non la section de dépôt, J13/85).

Correction d’une extension potentielle

La grande chambre de recours (G1/05, mais surtout G1/06) admet que les manquements à cette exigence puissent être corrigés après la division, même lorsque les conditions de la division ne sont plus remplies (Directives C-IX 1.4).

S’il n’y a pas de correction, la demande est rejetée (Directives C-IX 1.4).

Il n’est alors pas possible de transformer cette demande divisionnaire en une demande normale (T555/00).

Contenu de la demande

Le contenu de la demande est constitué (G11/91) :

• de la description,
• des dessins et
• des revendications (seulement si elles ont été déposées à la date du dépôt, i.e. hors faculté de la R58 CBE).

La divulgation ne comprend pas l’abrégé (A85 CBE).

Néanmoins, la divulgation comprend les parties manquantes ajoutées conformément à la R56 CBE.

Demande divisionnaire de deuxième génération (et suivantes)

S’il est possible de diviser une demande divisionnaire, le contenu de cette nouvelle demande ne peut bénéficier de la date de dépôt de la demande antérieur que si celui-ci est présent dans toute la chaine de la division, sans n’avoir jamais été abandonnée aux dates des divisions (G1/05).

Les revendications

Revendications de la demande mère

Si au cours de l’examen de la demande mère, le demandeur supprime certaines revendications sans indiquer qu’il se réserve le droit de les réintroduire dans une demande divisionnaire ultérieure (J15/85), la division d’examen est tenue de lui refuser cette revendication dans une demande divisionnaire.

Ainsi, il convient d’éviter toute déclaration sous-entendant un quelconque abandon de la revendication (Directives C-IX 1.3).

Il est possible de prouver ultérieurement que la véritable intention était de déposer une demande divisionnaire (T910/92).

Revendications de la demande divisionnaire et double-patenting

Les revendications de la demande divisionnaire peuvent être complètement différentes de la demande mère (c’est normal, puisque c’est justement le but).

Afin d’éviter tout « double-patenting » (ou « double brevetabilité » ), l’OEB peut refuser la délivrance d’un brevet si les revendications de la demande divisionnaires sont identiques avec celles de la demande mère (Directives C-IX 1.6, Directives G-IV 5.4 ou T1391/07).

Pour autant, il faut qu’elles soient identiques :

• même catégorie, mêmes caractéristiques techniques (T1780/12),
• même pays désignés en commun (G4/19).

La base juridique du rejet du « double-patenting » sera les A97(2) CBE et A125 CBE (« principes généralement admis en la matière dans les États contractants« , G4/19).

Notons tout de même qu’il est tout à fait possible de déposer une demande divisionnaire avec le même jeu de revendications, du moment où ce jeu est temporaire et est destiné à être modifié ultérieurement (G1/05 et G1/06).

En revanche, si les revendications de la demande divisionnaire ne recoupent que partiellement les revendications de la demande mère, aucune objection ne devrait être soulevée (T877/06).

Enfin, et comme le rappelle l’A84 CBE, les nouvelles revendications doivent être fondées sur la description.

Les conditions de forme

Types de demande mère

Il est possible de diviser toute demande européenne.

Comme le montre le schéma précédent, il est tout à fait possible (Directives A-IV 1.1.1 ou Directives C-IX 1.1, T1158/01, G1/05) :

• de diviser plusieurs fois une même demande ;
• ou de réaliser des divisions en chaine.

Il est également possible de diviser une demande euro-PCT du moment où elle est entrée en phase européenne (car le PCT ne contient aucune disposition concernant les divisionnaires, Directives A-IV 1.1, Directives E-IX 2.4.1, J18/09)

Demande mère en instance

Pour pouvoir diviser une demande, il est nécessaire que la demande que l’on cherche à diviser soit encore en instance : c’est la lettre de la R36(1) CBE qui l’impose.

Mais sous cette simple expression « demande encore instance » se cache de véritables difficultés.

En effet, voici quelques cas particuliers :

• si une demande est réputée retirée, elle est considérée en instance jusqu’à l’expiration du délai en cause inobservé, i.e. le premier délai (J4/86) :
  • il faut donc diviser au plus tard la veille (i.e. le dernier jour du délai), mais pas le jour même de l’expiration.
  • la date de notification de la perte de droit importe peu.
  • le fait de présenter une requête en décision selon la R112(2) CBE ne permet pas de maintenir la demande en instance (J1/05).
  • le fait de présenter une restitutio in integrum ne permet pas de maintenir la demande en instance, si cette requête est par la suite refusée (J4/11).
• si une demande est rejetée, elle est considérée en instance :
  • jusqu’à l’expiration du délai de recours si aucun recours n’est formé (G1/09), après le délai de recours, ce n’est plus considéré en instance (J22/13) ou
  • jusqu’à la fin du recours si un recours est valablement formé (Directives A-IV 1.1.1) du fait de l’effet suspensif de celui-ci
    • La fin du recours pouvant être l’apparition d’une cause d’irrecevabilité dudit recours – et non la décision la constatant (ex. le non dépôt du mémoire de recours fera naître la cause d’irrecevabilité à la fin du délai pour le déposer : il sera donc possible de diviser avant l’expiration dudit délai, J23/13, mais aucune division ne sera possible après l’expiration de ce délai, J22/13) ;
• si une échéance de taxe annuelle relative à une demande n’est pas payée, la demande est encore en instance jusqu’à la fin du délai de 6 mois de paiement avec surtaxe (délai prévu par R51(2) CBE).
• si une demande PCT n’est pas encore entrée en phase européenne, elle n’est pas considérée en instance (J18/09).
• si la procédure relative à une demande est suspendue selon l’A61 CBE, la demande n’est momentanément plus considérée en instance pour ce qui concerne la division (J20/05), car toute autre interprétation serait contraire à l’objectif de la suspension de la procédure : la protection du titulaire.
• si la demande est retirée, l’effet de ce retrait commence le jour où l’OEB reçoit la déclaration de retrait (« Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE » , JO 2002, 112).
  • il faut donc diviser au plus tard la veille, mais pas le jour même.
• si la Division d’Examen décide de délivrer un brevet, la demande de brevet est considérée en instance jusqu’à la veille de la publication de la mention de la délivrance (J7/04, J8/19) :
  • La décision de la délivrance ne prend pas effet le jour où se termine le processus de prise de décision « Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE » , JO 2002, 112).
  • Un recours contre la décision de délivrance ne permet pas de maintenir en instance la demande, car le recours contre une décision qui fait droit à ses prétentions n’a pas d’effet suspensif (J28/03).

Si la demande divisionnaire est déposée sans revendication, il est toujours possible de déposer des revendications même si la demande mère n’est plus en instance.

Demande mère non « en instance » 

Si les conditions précédentes ne sont pas remplies, la section de dépôt notifie au demandeur (R112(1) CBE) qu’il ne peut pas être attribué de date de dépôt à la demande divisionnaire.

Lieu de dépôt

Contrairement aux demandes « classiques » , les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées qu’auprès de l’OEB (A76(1) CBE) :

• La Haye ;
• Munich ;
• Berlin.

Aucun dépôt auprès d’un office national n’est possible (A75(1) b) CBE ensemble A76(1) CBE ensemble R36(2) CBE). Si par gentillesse, un office national réceptionnait une demande divisionnaire et la transmettait à l’OEB, la date de dépôt serait la date de réception par l’OEB (T196/10, Directives A-II 1.1 et Directives A-IV 1.3.1).

Langues

La langue de dépôt d’une demande divisionnaire doit être celle de dépôt de la demande parente ou, au choix, celle dans laquelle la demande a été traduite (R36(2) CBE).

Ainsi, si une demande de brevet européen a été déposée en italien puis traduite en anglais selon les prescriptions de l’A14(2) CBE, il est possible de déposer une divisionnaire en italien ou en anglais.

En cas d’erreur, il existe une irrégularité (J13/14) :

• L’irrégularité n’est pas une irrégularité selon la R57 CBE, qui pourrait être corrigée après invitation selon la R58 CBE.
• La R139 CBE et l’A123(1) CBE ne sont pas non plus applicables.

Demandeurs

Les demandeurs de la demande divisionnaire doivent être exactement ceux de la demande parente, à moins qu’une cession n’ait été inscrite, valablement, au REB selon R143(1) f) CBE (J2/01) (en cas de succession universelle, cela n’est pas nécessaire T15/01).

Ainsi, si la demande mère comporte plusieurs demandeurs, un seul de ces demandeurs ne peut déposer une demande divisionnaire.

La cession est valablement inscrite au REB lorsque les étapes suivantes ont été réalisées :

• produire une requête demandant l’inscription du transfert :
  • cette requête doit être signée par la partie qui présente la requête (R50(3) CBE) ;
  • cette requête doit être présentée dans une langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE). L’A14(4) CBE n’est pas applicable, car ce n’est pas une pièce à produire dans un délai déterminé.
• payer une taxe d’administration (R22(2) CBE) :
  • elle est fixée par le président de l’OEB (A3 RRT) et publié au JO.
  • Elle est aujourd’hui de [montant_epo default= »95 € » name= »Barème des taxes et redevances – Inscription des transferts »] (« Barème des taxes et redevances » , JO 3/2012, supplément, 2.1 point 1, p19).
• produire la preuve de la cession :
  • il n’est pas nécessaire de fournir le document de cession, mais un document prouvant le consentement des parties (la signature des deux parties est obligatoire, A72 CBE, Directives E-XIV 3) ;
  • cette preuve peut être fournie dans n’importe quelle langue, car c’est une preuve (R3(3) CBE), mais une traduction peut être exigée par l’office.
  • un document mentionnant l’obligation de céder une invention (ex. employé) ne constitue pas une preuve de cession (J12/00), car la cession n’a peut-être jamais eu lieu même si l’obligation existe.

Pays désignés

Les pays non désignés dans la demande antérieure (ou dont la désignation a été supprimée, même après le dépôt) ne peuvent pas être (ré)introduits (A76(2) CBE, G4/98, J12/18 et Directives A-IV 1.3.4).

Pour les pays d’extension, une requête en extension des effets d’une demande divisionnaire n’est réputée présentée que si la requête correspondante est toujours valable dans la demande initiale, à la date de dépôt de la demande divisionnaire (Directives A-III 12.1) i.e. si la taxe d’extension peut ou a été payée (Directives A-III 12.2) :

• dans le délai de 6 mois après publication du rapport de recherche,
• ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l’entrée d’une demande internationale dans la phase européenne.

Mandataire

Le mandataire de la demande mère n’est pas automatiquement habilité à déposer des demandes divisionnaires pour cette demande.

En effet, il faut explicitement l’indiquer dans le pouvoir mère que cela est possible (en l’occurrence, le formulaire 1003 a une case précochée prévoyant cette possibilité) ou il faut redéposer un pouvoir (Directives A-IV 1.6).

Les taxes à payer

Quel barème de taxes doit être appliqué ?

Avant de savoir quels taxes il convient de payer, nous pouvons nous demander quel barème de taxe il convient d’appliquer :

• faut-il prendre celui applicable à la date de dépôt des pièces de la demande mère ?
• faut-il prendre celui applicable à la date de dépôt des pièces de la demande divisionnaire ?

Même si par le principe de fiction juridique, la demande divisionnaire se voit attribuer comme date de dépôt la date de dépôt de la demande mère, il ne faut pas confondre « date de dépôt » et « date à laquelle les pièces de la demande ont été déposées » comme le souligne la grande chambre de recours (G3/98).

Ainsi, le montant d’une taxe est déterminé, comme d’habitude, par rapport au moment où elle est exigible et payée (J7/13 et Directives A-X 5.1.2).

Les taxes de dépôt, de recherche

Délai

Les taxes de dépôt et de recherche doivent être payées dans un délai 1 mois à compter de la division (R36(3) CBE).

Dans le cas contraire, la demande est réputée retirée (R36(3) CBE).

L’A121 CBE est applicable.

Taxe de dépôt

Normalement, la taxe de dépôt est de [montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt en ligne »] par voie électronique, [montant_epo default= »200 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt non en ligne »] sinon (A2(1).1 RRT).

Depuis le 1er avril 2014, la taxe de dépôt est calculée en fonction de la génération de la divisionnaire (« Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4, A2(1).1ter RRT). Ainsi, une taxe additionnelle est prévue :

• pour une demande divisionnaire de deuxième génération : [montant_epo default= »210 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 2ème génération »] ;
• pour une demande divisionnaire de troisième génération : [montant_epo default= »420 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 3ème génération »] ;
• pour une demande divisionnaire de quatrième génération : [montant_epo default= »630 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 4ème génération »] ;
• pour une demande divisionnaire de cinquième génération ou de génération ultérieure : [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 5ème génération et supérieure »].

Taxe additionnelle si plus de 35 pages

La taxe additionnelle pour plus de 35 pages s’applique pour toutes les demandes divisionnaires déposées à compter du 1er avril 2009 ( » Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 » , JO 2009, 118).

La taxe additionnelle si la demande fait plus de 35 pages est visée à A2(1).1bis RRT ([montant_epo default= »14 € » name= »A2(1).1bis RRT »] par page au-dessus strictement de 35).

Taxe de recherche

En cas de non-unité d’invention de la demande mère et de paiement d’une nouvelle taxe de recherche pour couvrir la deuxième invention (objet de la division) selon la R64(1) CBE, une taxe de recherche devra être payée (Directives A-IV 1.4.1).

La taxe de recherche est visée à l’A2(1).2 RRT ([montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] pour une demande déposée après 1er juillet 2005, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] pour une demande déposée avant 1er juillet 2005).

Néanmoins, un remboursement est possible (A9(2) RRT).

Les taxes de désignation

La taxe de désignation doit être payée dans un délai de 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche établi pour cette demande divisionnaire (R36(4) CBE).

Dans le cas contraire, la demande est réputée retirée (R39(2) CBE).

L’A121 CBE est applicable.

Les taxes de revendications

Principe

Si le nombre de revendications fournies dépasse 15, une taxe de revendication est due pour chaque revendication à compter de la 16e (R45(1) CBE).

Cette taxe est de [montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication de la 16 à la 50″] de la 16e revendication à la 50e (A2(1).15 RRT) et de [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication au delà de la 50″] au-delà.

Délais

Il est nécessaire de payer cette taxe dans un délai de 1 mois à compter du premier dépôt de revendications (R45(2) CBE).

Si aucune taxe n’est versée, une notification d’irrégularité est transmise par la section de dépôt au demandeur et un nouveau délai de 1 mois lui est accordé (R45(2) CBE, il n’y a pas de surtaxe).

L’A121 CBE est applicable à ces deux délais.

Sanction

Si à la fin de ce dernier délai, les taxes ne sont toujours pas acquittées, les revendications correspondantes sont réputées abandonnées (R45(3) CBE).

Les caractéristiques figurant dans une revendication réputée abandonnée, et qui se trouvent également dans la description, peuvent être réintroduites dans la demande (J15/88). Si elles n’apparaissent pas dans la description, les revendications seront considérées comme véritablement abandonnées et elles ne pourront pas être réintroduites (a priori, une modification de la description au moment du non-paiement de la taxe afin de faire apparaitre le support des revendications dans la description devrait être acceptable).

Paiement insuffisant

S’il existe un paiement insuffisant de taxe pour couvrir toutes les revendications et s’il n’y a aucune indication, lors du paiement, des revendications pour lesquelles les taxes ont été acquittées, une notification est envoyée au demandeur pour le savoir (A6(2) RRT).

S’il ne répond pas, le paiement n’est pas réputé non avenu (contrairement à ce qui est indiqué à la deuxième phrase de A6(2) RRT, car cette phrase ne s’applique plus) : le paiement est réputé effectuée pour les premières revendications à partir de la 16e (J9/84).

Cas du renvoi pour les revendications

La notification d’irrégularité de la R45(2) CBE ne sera pas envoyée (Directives A-III 9) :

• tant que le demandeur n’a pas produit la copie de la demande antérieure :
  • en effet, le demandeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt pour fournir cette copie (R40(3) CBE) ;
  • avant l’OEB ne connaît pas le nombre de revendications ;
• et tant que le délai de 1 mois à compter de la date de dépôt (R45(2) CBE) n’a pas expirée (car un renvoi à des revendications d’une autre demande est bien considéré comme un dépôt de revendications au sens de cette règle).

Abandon de revendication après dépôt

Une fois la demande déposée et avant le paiement des taxes de revendications, il n’est pas possible d’abandonner certaines revendications exonérées de taxe afin d’en faire bénéficier les autres (ex. abandon de toutes les revendications sauf 1-2 et 30-25) : seules les premières revendications 1-15 seront exonérées de taxes (J9/84).

Si une revendication est abandonnée à un stade ultérieur de la procédure, les taxes de revendication qui auraient été payées ne sont pas remboursées.

Il est tout à fait possible de réintroduire une revendication considérée comme abandonnée durant l’examen (sous réserve de la R137(5) CBE) si et seulement si l’objet de la revendication se trouve dans la description (J15/88, T490/90 et Directives A-III 9).

Les taxes annuelles

Lors d’un dépôt d’une demande divisionnaire, il convient de payer une taxe correspondant (R51(3) CBE) :

• à toutes les taxes annuelles échues à la date de dépôt de la demande divisionnaire pour la demande mère ;
• en option, à la taxe annuelle qui viendrait à échéance dans un délai 4 mois à compter de la division.

Ces taxes sont dues au dépôt, mais peuvent être payées sans surtaxe dans un délai de 4 mois à compter de la division (R51(3) CBE).

De plus, ce paiement peut intervenir dans un délai de 6 mois avec surtaxe (R51(2) CBE) à compter de l’échéance, i.e. :

• la date de dépôt de la demande divisionnaire pour les taxes annuelles échues à la date de dépôt de la demande divisionnaire, ou
• la vraie date d’échéance pour la taxe annuelle qui viendrait à échéance dans un délai 4 mois à compter de la division.

Quelques éléments procéduraux

Priorité

Il est possible de revendiquer une priorité si elle l’a été dans la demande mère (Directives A-IV 1.2.2) :

• si la demande mère revendique toujours cette priorité, cette revendication de priorité est automatique ;
• sinon, il faut faire la démarche explicite de revendication de priorité.

Si la copie certifiée a déjà été produite, il n’est pas nécessaire de la reproduire (Directives A-IV 1.2.2 et « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la production de documents de priorité dans le cas de demandes divisionnaires européennes » , JO 2007, édition spéciale n°3, B.2, art. 1(1)).

Sinon, il faut bien sûr toujours la produire dans le délai de 16 mois à compter de la priorité la plus ancienne (R53(1) CBE), sauf si entre temps, les documents de priorité ont été fournis pour la demande mère : il faut alors en informer l’OEB (Directives A-IV 1.2.2).

Production d’une recherche antérieure

Il n’est pas nécessaire de fournir une nouvelle copie d’une recherche antérieure selon l’A124(1) CBE ensemble R141(1) CBE (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » JO 2010, 410, point 2.1 et Directives A-III 6.12)

Cependant, si aucune recherche antérieure n’était disponible au jour de la division, il sera nécessaire de la répondre à la notification selon la R70ter(1) CBE.

Renvoi à une demande antérieure

Il est possible de faire un renvoi à la demande mère (R40(1) c) CBE et Directives A-IV 1.3.1).

Néanmoins, la copie de la demande antérieure ainsi que sa traduction ne seront pas à produire, car l’OEB y a accès (Directives A-IV 1.3.1).

Requête en délivrance

La requête en délivrance doit explicitement indiquer que la demande constitue une demande divisionnaire et indiquer le n° de la demande antérieure (R41(2) e) CBE).

Si l’OEB se rend compte que c’est une demande divisionnaire alors que ce n’est pas indiqué dans la requête, l’OEB notifie cette irrégularité au demandeur (Directives A-IV 1.3.2).

Il a alors un délai de 2 mois pour corriger (A90(3) CBE ensemble A90(3) CBE ensemble R57 b) CBE ensemble R58 CBE).

Ce délai ne bénéficie pas de l’A121 CBE.

Si rien n’est fait dans ce délai, la demande est rejetée (A90(5) CBE).

Transformation d’une demande divisionnaire en demande normal ?

Lors d’un dépôt d’une demande divisionnaire, il n’est pas possible, postérieurement au dépôt, de « transformer » la demande divisionnaire en demande normal (notamment si la demande divisionnaire viole les dispositions de l’A76 CBE) (Directives C-IX 1.4).

Situations particulières

Les « demandes divisionnaires empoisonnées »

Exemple de situation de fait

À titre d’illustration, plaçons-nous dans la situation suivante :

• Une demande P a été déposée aux USA, cette demande décrit un mode de réalisation mettant en œuvre, ensemble, deux objets A et B i.e. A+B. Le mode de réalisation A+B est revendiqué.
• Une demande EP1 est déposée en Europe et revendique la priorité de la demande P. Néanmoins, le demandeur imagine certaines améliorations et envisage que les objets A et B peuvent être mis en œuvre séparément (i.e. élargissement de l’invention). Ces objets A et B sont donc revendiqués. L’examinateur européen étant tatillon, il soulève un défaut d’unité d’invention et invite le demandeur à choisir l’invention qu’il souhaite protéger. L’examinateur informe également le demandeur de la possibilité de diviser sa demande.
• Voulant également protéger l’objet B, et sur les conseils de l’examinateur, le demandeur divise sa demande EP1 en déposant une demande divisionnaire EP2 et revendique l’objet B.

Jusqu’à la, vous allez me dire que tout va bien… et pourtant comme vous allez le voir, le demandeur vient de perdre ses deux demandes EP1 et EP2 !!!

Analysons donc la revendication de l’objet A de EP1 :

• la revendication A n’est pas supportée par la priorité P.
  • Ainsi, la priorité de la demande P n’est pas valable pour cette revendication ;
  • la date effective pour la revendication A est alors la date de dépôt de EP1.
• Pour ce qui concerne l’objet A+B, celui-ci est divulgué par la demande européenne EP2.
  • Cet objet étant également divulgué par le document de priorité ;
  • l’objet A+B a pour date effective la date de dépôt de la demande P.
• La demande EP2 étant une demande européenne, elle peut être utilisée comme document d’art antérieur au titre de la nouveauté (document A54(3) CBE)
• L’objet A+B étant plus spécifique que l’objet A, la divulgation A+B dans EP2 antériorise la revendication de A dans EP1.

Un raisonnement similaire peut être effectué avec la revendication de l’objet B de EP2.

Ainsi en conséquence, EP1 n’est pas nouveau au regard de EP2 et EP2 n’est pas nouveau par rapport à EP1, tout cela à cause de cette maudite division…

Ce raisonnement a été validé par la décision T1496/11.

La grande chambre de recours nous sauve

Dans une décision G1/15, la grande chambre de recours nous indique : 

Le droit à une priorité partielle ne peut pas être refusé au titre de la CBE pour une revendication qui englobe des objets alternatifs du fait d’une ou de plusieurs expressions génériques ou d’une autre manière (revendication générique du type « OU ») pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition de fond ni limitation ne s’applique à cet égard.

Ainsi, nous devons suivre le raisonnement suivant (point 6.3 de la décision):

1. déterminer l’objet divulgué dans la demande prioritaire et qui est pertinent vis-à-vis de l’art antérieur divulgué pendant le délai de priorité,
2. examiner si cet objet est englobé par la revendication de la demande revendiquant la priorité

Si c’est le cas, la revendication est de fait divisée conceptuellement en deux parties :

• la première correspondant à l’invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité,
• la deuxième étant la partie restante de la revendication de type « OU », qui ne bénéficie pas de la priorité mais en soi donne lieu à un droit de priorité selon l’article 88(3) CBE.

Donc ouf …