Défaut d’unité d’invention
Principe
L’objectif de cette exigence est de permettre de classer de manière efficace les inventions et d’éviter que le paiement d’une unique taxe de recherche ne permette d’obtenir une recherche pour 1000 inventions (G1/91).
Ainsi, l’A82 CBE prévoit :
La demande de brevet européen ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Cette exigence doit être respectée du dépôt de la demande jusqu’à la délivrance (T178/84).
Opposition
L’A101(3) CBE prévoit normalement qu’un brevet maintenu sous forme modifiée doit respecter les conditions de la CBE.
Néanmoins, la grande chambre a indiqué (G1/91) que l’exigence d’unité d’invention ne faisait pas partie de ces « conditions » .
De même, la R43(2) CBE ne s’applique pas pour l’opposition (T263/05).
Appréciation de l’unité d’invention
La R44(1) CBE et les Directives F-V 2 proposent une méthode pour déterminer s’il y a unité d’invention :
- pour chacune des revendications indépendantes, identifier les différences techniques avec l’état de la technique ;
- vérifier qu’il existe au moins une différence (identique ou correspondante) qui se retrouve dans chacune des revendications indépendantes ;
- si ce n’est pas le cas, il existe un problème d’unité.
La différence (appelée « caractéristiques techniques particulières« ) peut être (Directives F-V 2) :
- identique dans chacune des revendications indépendantes :
- un transistor dans deux revendications indépendantes ;
- correspondante :
- des caractéristiques ayant le même effet technique, par exemple, pour l’élasticité :
- un ressort métallique,
- un bloc de caoutchouc.
- des caractéristiques ayant un effet technique en miroir, par exemple, pour l’échange de données :
- un émetteur,
- un récepteur.
- des caractéristiques ayant le même effet technique, par exemple, pour l’élasticité :
Pour les revendications de catégories différentes, il faut en outre que le concept inventif général entre les revendications soit le même (Directives F-V 2).
Ainsi, c’est bien sur la base du problème technique à résoudre décrit dans la demande qu’il convient d’évaluer l’unité d’invention (W11/89, T756/14, T1414/18).
Il est également intéressant de noter que l’OEB, pragmatiquement, n’incite pas ses Examinateurs à soulever à « tout-va » des objections sur ce fondement (Directives F-V 4) : cette exigence doit simplement éviter le dépôt de demande manifestement non unitaire !
Appréciation à la lettre ?
En réalité, l’OEB insiste sur le fait que l’appréciation doit être souple, notamment si une nouvelle recherche n’est pas nécessaire (Directives, F-V 2.2).
Si, compte tenu des circonstances et à la lumière de l’objet déjà recherché et de l’art antérieur déjà trouvé, il faut donc se demander s’il est raisonnable d’exiger une taxe additionnelle pour étendre la recherche aux autres revendications (T806/18) : ainsi, un manque d’unité ne veut pas nécessairement dire nouvelle taxe.
Exemples d’unité
La jurisprudence et les directives nous permettent de lister un certain nombre de situations dans lesquelles l’unité d’invention sera respectée :
- des revendications sur (Directives F-V 2) :
- un produit,
- un procédé spécialement adapté / pouvant conduire à la fabrication dudit produit
- le fait que le procédé de fabrication n’est pas limité à la fabrication du produit revendiqué n’est pas suffisant à détruire l’unité d’invention (Directives F-V 2).
- une utilisation de ce produit ;
- des revendications sur (Directives F-V 2) :
- un procédé,
- un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ;
- le fait que le dispositif peut mettre en œuvre un autre procédé n’est pas suffisant à détruire l’unité d’invention (Directives F-V 2) mais il n’est pas suffisant pour satisfaire à l’unité d’invention que le dispositif soit simplement susceptible d’être utilisé pour la mise en œuvre du procédé.
- le fait que le procédé peut être mis en œuvre un autre dispositif n’est pas suffisant à détruire l’unité d’invention (Directives F-V 2) ;
- des revendications sur (Directives F-V 2) :
- un produit,
- un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit
- un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ;
- des revendications sur (Directives F-V 2.2.2.4 et T110/82, T470/91) :
- un produit final,
- produit intermédiaire :
- si celui-ci est indispensable pour l’obtention du produit final par le biais d’une transformation ou
- si le lien avec le produit final est suffisamment étroit ;
- des revendications sur des variantes (Directives F-V 2.2.2.1) de nature similaire (groupement de Markush, Directives F-V 2.2.2.2) :
- les variantes doivent avoir une caractéristique ou une activité commune ; et
- les variantes doivent avoir une structure commune.
- des revendications d’utilisation d’un produit pour plusieurs méthodes thérapeutiques nouvelles (Directives G-VI 7.1)
- etc.
Compétence
Le défaut d’unité doit être soulevé dès que possible, soit par la Division de la recherche, soit par la Division d’examen.
A priori / a posteriori
A priori
La non-unité a priori (Directives F-V 4.1) est une non-unité détectable sans analyser la validité des revendications au regard de l’état de la technique.
Ainsi, la non-unité a priori n’apparait qu’entre revendications indépendantes.
A posteriori
Principe
La non-unité a posteriori (Directives F-V 4.1, Directives F-V 4 et Directives F-V 5) est une non-unité détectable après avoir analysé la validité des revendications au regard de l’état de la technique (G1/89).
Ainsi, si la revendication 1 n’est pas nouvelle (ou inventive), et que les revendications dépendantes (Directives F-V 5) présentent des positions de repli non unitaires, une objection de non-unité sera soulevée a posteriori.
Démarche que doit suivre l’Examinateur
Pour chaque groupe d’invention, l’Examinateur doit identifier les « éléments techniques particuliers » (i.e.les éléments déterminant une contribution à l’état de la technique) et établir le problème technique respectif résolu par rapport à l’art antérieur cité (T129/14).
Si un groupe d’invention est considéré comme étant totalement anticipé par les documents cités, il ne peut exister d’ « élément technique particulier » puisque rien ne distingue ce groupe de l’art antérieur comme indiqué en R44(1) CBE (T129/14) : ainsi, l’Examinateur ne peut former un groupe avec des revendications qu’il considère comme totalement anticipé.
Ceci est rappelé par les Directives F-V 4.2 (si un groupe n’est pas nouveau et inventif, il ne peut avoir un concept inventif) :
En règle générale, les étapes suivantes consistent à identifier les revendications qui sont nouvelles et non évidentes par rapport à l’état de la technique pertinent qui est disponible lorsque l’exigence d’unité est examinée pour la demande. Les « revendications restantes » sont les revendications qui apparaissent encore nouvelles et non évidentes après cette identification.
Du fait que les liens inventifs ne peuvent exister qu’entre les revendications ayant un « élément technique particulier » , les groupes d’invention indiqués comme non unitaire sont nécessairement nouveau et inventif.
Documents A54(3) CBE
Les documents A54(3) CBE ne peuvent pas être utilisées pour l’appréciation de l’unité d’invention a posteriori (Directives F-V 4.1).
Ainsi, l’Examinateur doit se cantonner aux documents A54(2) CBE pour chercher à détruire la nouveauté ou l’activité inventive des revendications « chapeaux » (T1168/02 ou T496/03).
En effet, il semblerait que l’intention de l’OEB soit de n’utiliser les documents A54(3) CBE que pour éviter la double brevetabilité et assurer ainsi au premier déposant l’unique protection (G1/03).
Ainsi, tout autre usage serait contraire à l’esprit du traité.
Pour autant, et afin d’être exhaustif, il faut également pointer une décision qui semble aller dans le sens contraire : T0525/03 (voir point 5.2 en se rappelant que le document D1 est un document A54(3) CBE).
Conséquences
Au stade de la recherche
Comme indiqué dans l’article « Les types de recherches » , la division de la recherche établit un rapport de recherche pour la première invention mentionnée dans les revendications (R64(1) CBE) : on parle de rapport partiel de recherche.
Ce rapport partiel n’est pas publié même s’il est accessible à l’inspection publique (A128(4) CBE) après la publication de la demande (Directives B-X 1).
Une notification est alors faite au demandeur afin de lui laisser 2 mois pour demander, s’il le souhaite, une recherche additionnelle sur les inventions qui n’ont pas été recherchées (R64(1) CBE).
Cette notification doit comporter les raisons pour lesquels l’Examinateur considère qu’il n’y a pas unité : à défaut, cette notification est dépourvu d’effet juridique (W7/86).
Bien entendu, une nouvelle taxe de recherche devra être acquittée (A2(1).2 RRT, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] si demande déposée avant 1er juillet 2005, [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] sinon) pour chaque invention : celles-ci devront être payées dans le même délai. Dans des cas exceptionnels (ex. une recherche peut être faite sur toutes les inventions sans effort particulier), il ne sera pas demandé de nouvelles taxes (Directives B-VII 2.2) et la recherche sera réalisée de manière complète.
A priori (W1/97), la division de la recherche (agissant comme ISA ou non) ne peut demander qu’une seule fois au déposant de payer des taxes additionnelles pour une nouvelle recherche : sa première analyse doit donc être la plus précise possible.
Aucun rejet de la demande ni aucune demande de limitation des revendications n’est possible à ce stade (Directives F-V 6).
Au stade de l’examen
Remise en cause de l’avis de la division de la recherche
La division d’Examen doit toujours examiner la question de l’unité d’invention même si la division de la recherche n’a rien objecté (T631/97, Directives F-V 7.1).
En tout état de cause, il est possible de demander à la division d’Examen de revenir sur l’avis de la division de la recherche concernant la non-unité et de rembourser les taxes de recherches additionnelles (Directives F-V 7.3, même si en pratique cela a peut de chance d’aboutir, l’Examinateur étant le même dans les deux situations).
La décision de la division d’examen est susceptible de recours avec la décision finale (ex. rejet). Ce recours doit se fonder uniquement sur les motifs invoqués par la division de la recherche (T188/00).
Si le demandeur n’a pas payé de taxe, il est réputé avoir donné son accord pour que l’examen porte sur la demande ayant fait l’objet de la recherche (G2/92, T631/97, Directives C-III 3.1.1).
Néanmoins, si l’Examinateur pense, après examen de la question, que l’invention était en fait unitaire, une recherche additionnelle est effectuée par la division d’Examen (Directives C-III 3.1.1).
Choix de l’invention
Si plusieurs inventions ont été recherchées, le demandeur est invité au début de l’examen à choisir l’invention qui fera l’objet de l’examen et à limiter la demande en conséquence (Directives C-III 3.1.2).
Ce choix est irrévocable et si le demandeur modifie les revendications pour les faire porter sur un autre objet, cette modification sera rejetée :
- au titre de la R137(3) CBE (si l’objet a été recherché, mais non choisi) ou
- au titre de la R137(5) CBE (si l’objet n’a pas été recherché et ne forme pas un même concept inventif avec l’invention recherchée).
Il peut être nécessaire de modifier certaines parties de la description et des dessins (R42(1) c) CBE, R42(1) d) CBE exposé de l’invention et R48(1) c) CBE éléments étrangers ou superflus).
Il est possible de déposer des demandes divisionnaires pour les parties supprimées.
Si le demandeur refuse de limiter, la demande sera rejetée (A82 CBE, Directives H-II 7.3).
Non-unité soulevée en cours d’examen
De plus, le défaut d’unité peut apparaitre en cours d’examen (nouveau document, défaut d’unité a posteriori, etc.) et donc il est utile que la division d’Examen puisse alors le relever.
Une fois l’objection soulevée par la division d’Examen, le demandeur doit être invité à présenter ses observations ou à modifier ses revendications afin de continuer l’examen avec une unique invention (A94(3) CBE ensemble R71(1) CBE).
Sur les modifications des revendications
Quand un défaut d’unité est soulevé par la division de la recherche, toutes les inventions ne sont pas recherchées.
Si, ultérieurement, la demande est limitée à un élément non recherché ou non choisi, la demande peut être rejetée :
- au titre de l’A82 CBE ;
- au titre de la R137(3) CBE (si l’objet a été recherché, mais non choisi) ou
- au titre de la R137(5) CBE (si l’objet n’a pas été recherché et ne forme pas un même concept inventif avec l’invention recherchée).
Dans le cadre du PCT
Au niveau de l’OEB/ISA
Une taxe additionnelle est prévue par la R158(1) CBE (et autorisée par A17.3.a PCT, [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche internationale supplémentaire »] pour les demandes PCT, A2(1).2 RRT)
Elle doit être versée pour chaque autre invention devant faire l’objet d’une recherche internationale.
Dans la procédure PCT, si l’on ne partage pas l’avis de l’ISA sur l’unité d’invention, il convient de payer les taxes additionnelles « sous réserves » en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande PCT remplit la condition d’unité de l’invention (R40.2.c PCT).
Cette taxe de réserve est prévue par la R158(3) CBE ([montant_epo default= »830 € » name= »A2(1).21 RRT »], A2(1).21 RRT).
Si cette réserve est payée, une procédure d’examen est mise en œuvre afin de vérifier s’il y a effectivement un problème d’unité (voir « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT » , JO 2010, 320).
Si aucun problème n’est finalement trouvé, la taxe de réserve est remboursée (R40.2.e PCT).
Au niveau de l’OEB/IPEA
Il est possible de demander un examen préliminaire international sur plusieurs inventions recherchées.
Une taxe d’examen est prévue par la R158(2) CBE (et autorisée par A34.3.a PCT, [montant_epo default= »1850 € » name= »A2(1).19 RRT »], A2(1).19 RRT).
Dans la procédure PCT, si l’on ne partage pas l’avis de l’ISA sur l’unité d’invention, il convient de payer les taxes additionnelles d’examen « sous réserves » en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande PCT remplit la condition d’unité de l’invention (R40.2.c PCT).
Cette taxe de réserve est prévue par la R158(3) CBE ([montant_epo default= »830 € » name= »A2(1).21 RRT »], A2(1).21 RRT).
Si cette réserve est payée, une procédure d’examen est mise en œuvre afin de vérifier s’il y a effectivement un problème d’unité (voir « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT » , JO 2010, 320).
Si aucun problème n’est finalement trouvé, la taxe de réserve est remboursée (R40.2.e PCT).
Dans le cadre d’une demande Euro-PCT
Cas où une recherche complémentaire doit être effectuée par l’OEB
Si l’OEB estime qu’il n’existe pas d’unité d’invention, le rapport de recherche complémentaire n’est établi que pour la première invention (rapport de recherche complémentaire partiel, R164(1) a) CBE).
Ce rapport de recherche complémentaire partiel n’est pas accompagné d’opinion écrite (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE » , JO 2014, A70, point 8).
Depuis le 1er novembre 2014 (« Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 135 et 164 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2013, 503), une notification est adressée au demandeur afin de lui demander s’il souhaite, dans les 2 mois à compter de la notification, payer une taxe de recherche complémentaire pour chaque invention non recherchée (R164(1) b) CBE).
Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure (R135(2) CBE) et seule la restitutio in integrum de l’A122 CBE est applicable.
Un rapport de recherche complémentaire (couvrant toutes les inventions pour lesquelles une taxe a été payée) est alors établi en conséquence (R164(1) c) CBE) avec une opinion écrite.
Cas où l’OEB a renoncé à une recherche complémentaire
Si l’OEB a renoncé à effectuer une recherche complémentaire, mais que l’invention revendiquée lors de l’entrée en phase n’a pas fait l’objet de la recherche, l’OEB le notifie au demandeur afin qu’il paye une taxe de recherche complémentaire dans un délai de 2 mois (R164(2) a) CBE).
Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure (R135(2) CBE) et seule la restitutio in integrum de l’A122 CBE est applicable.
Les résultats de cette recherche seront communiqués au demandeur dans une notification A94(3) CBE ou une notification R71(3) CBE (R164(2) b) CBE). Cette notification donne également au demandeur un délai pour prendre position sur les conclusions de la division d’examen et sur les résultats de la recherche annexés, ainsi que pour modifier la description, les revendications et les dessins de sa propre initiative (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE » , JO 2014, A70, point 16).
Cette recherche complémentaire ne comportera pas d’opinion écrite (R164(4) CBE ensemble R62 CBE).
Le cas échéant, l’OEB invitera également le demandeur à limiter la demande à une invention parmi les inventions recherchées (soit au stade international soit au stade de la recherche complémentaire, R164(2) c) CBE et R164(3) CBE ensemble R62bis CBE).
Interdiction de revendications de même catégorie
Cette interdiction n’a pas de lien avec l’unité d’invention : elle lui est simplement complémentaire.
Le principe
La R43(2) CBE proscrit, par principe, le fait d’avoir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) dans une demande.
Néanmoins, comme tout principe, il existe un certain nombre d’exceptions.
Il existe par ailleurs un « Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE » , JO 2002, 112 sur ce sujet.
Cette interdiction s’applique pendant la procédure de délivrance, mais pas pendant la procédure d’opposition (analogie avec G1/91).
Les exceptions
Lien entre deux produits
Comme l’indique la R43(2) a) CBE, si deux produits ont un lien entre eux, alors cette interdiction ne s’applique pas.
On parle de « lien » et non de « relations techniques » comme dans la R44 CBE : un lien est a priori moins contraignant.
Il est possible d’illustrer cette exception avec les exemples suivants :
- un transmetteur et un récepteur
- une fiche-douille.
Pour autant, de manière formelle, un lien entre deux procédés ne devrait pas être accepté : il faut un lien entre deux produits.
Pour autant, de manière pragmatique, l’OEB accepte également (le plus souvent) deux procédés ayant un lien entre eux (typiquement un procédé de transmission et un procédé de réception).
Différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif
Par exemple, il est possible de revendiquer (R43(2) b) CBE) :
- un médicament pour soigner les rhumes, et
- le même médicament pour soigner les cancers de la prostate dans une même demande.
Solutions alternatives à un même problème
Cette exception ne s’applique que s’il est impossible de créer un chapeau commun pour ces deux alternatives (R43(2) c) CBE).
Cela peut notamment arriver lorsque l’on trouve deux procédés de fabrication d’un même produit chimique dans une invention concernant un groupe de nouveau composé.
Sanction
Au stade de la recherche
Si cette irrégularité est soulevée au stade de la recherche, l’OEB invite le demandeur à indiquer dans un délai de 2 mois les revendications conformes à R43(2) CBE qui doivent faire l’objet de la recherche (R62bis(1) CBE).
L’A121 CBE n’est pas applicable à ce délai.
Notons que si toutes les revendications d’un même type ont été réputées abandonnées suite au non-paiement des taxes de revendication, cette notification ne sera pas envoyée (Directives B-VIII 4.4).
Si le demandeur ne répond pas, la recherche est effectuée sur la première revendication de chaque catégorie (R62bis(1) CBE).
Le demandeur peut, bien sûr, contester l’avis de la division de la recherche, en priorisant certaines revendications en cas de désaccord avec l’Examinateur (ex. revendications 10 et 15 mais pas de recherche sur la revendication 1, Directives B-VIII 4.2.2).
Bien entendu, pour ce faire, il faudra que les taxes de revendications aient bien été payées pour les revendications priorisées… sinon cette priorisation sera ignorée (Directives B-VIII 4.4).
Le RREE indiquera les revendications ayant fait l’objet de la recherche et invitera le demandeur à limiter sa demande (Directives B-VIII 4.3).
Au stade de l’examen
La division d’examen invite alors le demandeur à limiter sa demande (R62bis(2) CBE) à moins qu’elle ne constate que les objections n’étaient pas justifiées (dans ce cas, une nouvelle recherche est effectuée).
Cette limitation peut consister en une suppression des revendications non recherchées ou en rendant ces revendications dépendantes (sous réserve de l’A123(2) CBE, Directives H-II 5).
Une objection au stade de l’examen peut très bien être faite même si la division de la recherche n’a pas soulevé d’objection (Directives F-IV 3.3).
Si le demandeur ne fait rien, la demande peut être rejetée (A97(2) CBE), mais il faut laisser suffisamment l’occasion au demandeur de s’exprimer avant tout rejet (Directives F-IV 3.3).