Action en contrefaçon

Vision synthétique

Voici les grandes phases d’une procédure écrite de première instance pour une action en contrefaçon :

Nous pouvons voir très rapidement que l’esprit de cette procédure est de limiter les échanges et donc le temps nécessaire pour « mettre en état » le dossier (voir point 7 du préambule du règlement de procédure).

Déclaration du demandeur

Déclaration

La déclaration du demandeur décrit les demandes ou les revendications de la partie qui attaque.

Cette déclaration est encadrée par la règle 13 du règlement de procédure.

En substance, cette déclaration doit être déposée devant la division que le demandeur choisit (bien entendu, si elle est compétente) et doit comporter (règle 13.1 du règlement de procédure) :

1. concernant le demandeur
   • son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
   • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier ;
   • le nom du mandataire ;
2. concernant le défendeur :
   • son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
   • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier (si ces informations sont connues) ;
3. concernant le(s) propriétaire(s) du brevet (si le demandeur n’est pas le propriétaire ou en cas de copropriété) :
   • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier ;
   • la preuve que le demandeur est habilité a déposé une déclaration ;
4. concernant le brevet :
   • les informations concernant le brevet (notamment son numéro) ;
5. concernant la procédure :
   • une indication sur toute procédure, passée ou pendante, devant n’importe quelle autorité (y compris OEB ou nationale) en lien avec le brevet ;
   • une indication de la division choisie et le détail du pourquoi la compétence de cette division est correcte ;
   • une indication si les parties sont d’accord pour que la formation soit à un seul juge (une preuve de cette accord est nécessaire) ;
6. concernant le litige :
   • la nature de la revendication du demandeur et les mesures qu’il cherche à obtenir ;
   • les faits sur lesquels reposent cette revendication (ex. actes de contrefaçon visés et dates, numéro de revendications contrefaites) ;
   • les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportée ;
   • un argumentaire concernant les motifs pour lesquels les faits présentés devraient être considérés comme des contrefaçons (y compris concernant l’interprétation des revendications) ;
   • une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
   • une indication des dommages et intérêts si ceux-ci dépassent un seuil fixé ;
   • une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Bien entendu, concernant ce dernier point, les documents et témoignages doivent être fournis en même temps (règle 13.2 du règlement de procédure).

Paiement d’une taxe de procédure

Afin que la déclaration soit valable, il est nécessaire que le demandeur paye une taxe de procédure (règle 15 du règlement de procédure).

Cette taxe de procédure dépend du montant des dommages et intérêts recherchés (règle 370.2 du règlement de procédure ensemble table des taxes issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures):

• 11.000 €
• et en plus, un montant variable (i.e. dommage et intérêts = d&i)
  • +2.500 € si 500.000 € < d&i <= 750.000 €
  • +4.000 € si 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
  • +8.000 € si 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
  • +13.000 € si 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
  • +20.000 € si 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
  • +26.000 € si 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
  • +32.000 € si 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
  • +39.000 € si 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
  • +46.000 € si 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
  • +52.000 € si 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
  • +58.000 € si 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
  • +65.000 € si 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
  • +75.000 € si 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
  • +100.000 € si 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
  • +125.000 € si 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
  • +150.000 € si 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
  • +250.000 € si 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
  • +325.000 € si x > 50.000.000 €

Ce qui donne en gros :

Cette taxe n’est due qu’une seule fois par instance, quelque soit le nombre de brevets ou de parties (règle 370.7 du règlement de procédure ensemble issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures).

Néanmoins, il semblerait que le juge rapporteur fixe le montant des dommages et intérêts en jeu par une décision préliminaire pendant la procédure intérimaire (règle 22 du règlement de procédure) : le montant de la taxe exigible peut ainsi être réévalué (?).

Information du défendeur

Il convient de noter que le défendeur est informé de l’action directement par la division (règle 270 du règlement de procédure) soit :

• par email si un email avait été fourni dans ce but ;
• selon les prescriptions du règlement 1393/2007 ou la convention de la Hague du 15 novembre 1965.

Examen de la recevabilité formelle

Dès que possible, la division vérifie que :

• le brevet en question est bien un brevet n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out (règle 16.1 du règlement de procédure).
• les conditions formelles indiquées ci-dessus (i.e. jusqu’au 6, premier point, taxes, fournitures des documents) sont bien respectées (règle 16.2 du règlement de procédure).

Si une condition formelle mentionnée juste avant n’a pas été respectée, la division invite le demandeur à corriger sa déclaration sous 14 jours à compter de la notification de l’irrégularité (règle 16.3 du règlement de procédure).

Dans le cas contraire, l’action peut être déclarée irrecevable (règle 16.4 du règlement de procédure).

Désignation d’un juge rapporteur

Le juge président la formation (qui vient d’être formée pour cette action, selon la règle 17 du règlement de procédure) désigne alors un juge rapporteur.

Ce juge rapporteur peut tout à fait être le président.

Le juge rapporteur, dès sa désignation, statue concernant la demande d’exemption de traduction des documents fournis – voir ci-avant (règle 13.2 du règlement de procédure).

Défense du défendeur

Objection préliminaire

Les objections préliminaires sont encadrées par la règle 19 du règlement de procédure.

En effet, il est tout à fait possible pour le défendeur de soulever des objections préliminaires : le délai pour le faire est de 1 mois à compter de la notification de l’action (règle 19.1 du règlement de procédure).

Ces objections peuvent avoir pour objet :

• la compétence de la cour (y compris concernant un opt-out) ;
• la compétence de la division indiquée par le demandeur ;
• la langue de la procédure.

Le défendeur est invité dès que possible à répondre à ces objections sous 14 jours après notification. En cas de correction de la déclaration du demandeur en modifiant la division compétente, le juge rapporteur renvoie l’affaire devant cette division (règle 19.5 du règlement de procédure).

Si aucune objection préliminaire n’est faite, cela constitue une reconnaissance de la compétence de la cour et de la division choisie par le demandeur (règle 19.7 du règlement de procédure).

La décision concernant les éventuelles objections préliminaires du défendeur est rendue aussi rapidement que possible après l’opportunité de réponse du demandeur (règle 20.1 du règlement de procédure).

Les objections préliminaires peuvent être jointes à l’instance principale (règle 20.1 du règlement de procédure).

Un appel contre la décision peut être fait. Un sursis à statuer concernant l’instance principale peut être prononcé (règle 20.2 du règlement de procédure).

Défense en elle-même

Cette défense est encadrée par les règles 23, 24 et 25 du règlement de procédure.

Le défendeur doit déposer sa défense (i.e. mémoire en défense) sous 3 mois à compter de la signification de la déclaration du demandeur (règle 23 du règlement de procédure).

La défense doit contenir (règle 24 du règlement de procédure) :

1. concernant le défendeur :
   • son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
   • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier ;
   • la référence du dossier ;
2. concernant la procédure :
   • une indication concernant une éventuelle objection préliminaire déposée ;
3. concernant le litige :
   • les faits sur lesquels reposent la défense ;
   • une mise en cause éventuelle des faits du demandeur ;
   • les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportées ;
   • un argumentaire concernant les motifs pour lesquels les faits présentés ne devraient pas être considérés comme des contrefaçons (y compris concernant l’interprétation erronée éventuelle des revendications par le demandeur) ;
   • une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
   • une déclaration indiquant pourquoi les demandes de dommages et intérêts demandés par le demandeur ne sont pas fondées ;
   • une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Bien entendu, concernant ce dernier point, les documents et témoignages doivent être fournis en même temps (règle 24 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure).

Le juge rapporteur statue dès que possible concernant la demande d’exemption de traduction des documents fournis ( règle 24 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure).

Examen de la recevabilité formelle

La division vérifie (règle 27.1 du règlement de procédure) que les points 1 et 2 (i.e. informations concernant le défendeur et concernant une éventuelle action reconventionnelle) sont bien respectées.

Si cela n’est pas le cas, le défendeur est notifié qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour corriger sa réplique (règle 27.2 du règlement de procédure).

Dans le cas contraire, une décision par défaut peut être rendue (règle 27.3 du règlement de procédure).

Définition du calendrier de procédure

Suite à la réponse du défendeur, le juge rapporteur, après consultation des parties, fixe le calendrier de la procédure intermédiaire (i.e. début et durée règle 28 du règlement de procédure) et fixe une date pour la procédure orale (une date alternative peut être prévue).

Action reconventionnelle

Demande reconventionnelle

Lors de la défense, il est possible d’ajouter une demande reconventionnelle de nullité du brevet (règle 25.1 du règlement de procédure).

Cette demande reconventionnelle doit contenir (règle 25.1 du règlement de procédure) :

• la portée de la nullité demandée ;
• les motifs de la nullité, supportés par un argumentaire ;
• une indication des faits supportant l’argumentaire ;
• les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportées ;
• une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
• une indication des dommages et intérêts recherchés dans le cadre de l’action reconventionnelle, si ceux-ci dépassent un seuil fixé ;
• une indication concernant la compétence de la division du fait de cette action reconventionnelle ou l’affectation d’un juge technique ;
• une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Bien entendu, concernant ce dernier point, les documents et témoignages doivent être fournis en même temps (règle 25.1 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure).

Le juge rapporteur statue dès que possible concernant la demande d’exemption de traduction des documents fournis (règle 25.1 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure).

Si le propriétaire du brevet n’est pas de demandeur, il convient de fournir également :

• son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
• l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier (si ces informations sont connues).

Si le demandeur n’était pas le seul propriétaire du brevet ou n’était tout simplement pas le propriétaire de celui-ci, la division envoie une copie de la demande reconventionnelle au(x) propriétaire(s) (règle 25.2 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure) et ceux-ci deviennent parties à l’instance en ce qui concerne l’action reconventionnelle.

Paiement d’une taxe d’action reconventionnelle

Afin que l’action reconventionnelle soit valable, il est nécessaire que le défendeur paye une taxe d’action reconventionnelle (règle 26 du règlement de procédure).

Cette taxe d’action reconventionnelle est égale à ce qu’a payé le demandeur comme taxe de procédure (règle 370.4 du règlement de procédure ensemble table des taxes issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures) sans dépasser 20.000€.

Examen de la recevabilité formelle

La division vérifie que le défendeur a bien payé la taxe d’action reconventionnelle (règle 27.1 du règlement de procédure).

Si cela n’est pas le cas, le défendeur est notifié qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour payer (règle 27.1 du règlement de procédure).

Dans le cas contraire, une décision par défaut peut être rendue (règle 27.3 du règlement de procédure).

Réaction du demandeur / du propriétaire

Si aucune action reconventionnelle n’existe

Sous 2 mois à compter de la notification de la défense, le demandeur peut répliquer (règle 29(b) du règlement de procédure).

Si une action reconventionnelle existe

Défense à l’action reconventionnelle

Sous 2 mois à compter de la notification de la défense et de l’action reconventionnelle, le demandeur peut présenter une défense (règle 29(a) du règlement de procédure).

La défense à l’action reconventionnelle (règle 29A du règlement de procédure) doit contenir :

• une indication concernant les faits supportant cette défense et la mise en cause des faits du défendeur ;
• les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportées ;
• les arguments soutenant le fait que l’action reconventionnelle doit être rejetée et une indication concernant chaque revendication dépendante justifiant individuellement leur validité ;
• une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
• une réponse aux choix du défendeur concernant la compétence de la division du fait de cette action reconventionnelle ou l’affectation d’un juge technique ;
• une réponse à l’affirmation du défendeur quant au montant du litige ;
• une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Modification des revendications

Le propriétaire du brevet peut également proposer des modifications de ses revendications dans les mêmes délais (règle 29(a) du règlement de procédure) .

La proposition de modification doit contenir (règle 30.1 du règlement de procédure) :

• un ou plusieurs jeux de revendications (et, le cas échéant, de description) dans la langue de la délivrance du brevet ;
  • si la langue de délivrance n’est pas la langue de la procédure, une traduction doit également être fournie ;
  • si le brevet a un effet unitaire, dans la langue du domicile du défendeur ou du pays membre où la contrefaçon est alléguée (si cela est demandé par le défendeur) ;
  • une explication concernant les articles A84 CBE, A123(2) CBE et A123(3) CBE, concernant la validité des revendications et concernant la raison de la contrefaçon ;
  • une indication concernant le caractère conditionnel des requêtes (il ne faut pas que le nombre de conditions soit déraisonnable).

Toute proposition de modifications qui surviendrait ultérieurement doit être autorisée par le tribunal (règle 30.2 du règlement de procédure).

Si une autre procédure (qui pourrait modifier les revendications) est pendante, le tribunal doit être informé et les requêtes présentées dans cette procédure doivent être fournies (règle 30.3 du règlement de procédure).

Réaction du défendeur

Si aucune défense à l’action reconventionnelle n’existe

Sous 1 mois à compter de la notification de la réplique du demandeur, le défendeur peut présenter une duplique (règle 29(c) du règlement de procédure).

Cette duplique ne peut que répondre aux éléments présents dans la réponse du demandeur.

Si une défense à l’action reconventionnelle existe

Sous 2 mois à compter de la défense à l’action reconventionnelle, le demandeur peut présenter (règles 29(d) et 32.1 du règlement de procédure) :

• une duplique à la réplique du demandeur ;
• une réplique à la défense à l’action reconventionnelle ;
• le cas échéant, une défense à la modification des revendications.

La défense à la modification des revendications (règles 32.1 et 32.2 du règlement de procédure) doit contenir les raisons pour lesquels :

• les modifications ne sont pas acceptables ;
• le brevet ne peut être maintenu avec ces modifications ;
• le cas échéant, la contrefaçon n’est plus d’actualité.

Duplique du demandeur

Sous 1 mois à compter de la notification de la réplique du défendeur, le demandeur peut présenter une duplique (règle 29(e) du règlement de procédure).

Cette duplique ne peut que répondre aux éléments présents dans la réponse du défendeur.

Par ailleurs, une réplique à la défense du défendeur concernant la modification des revendications peut être présentée en même temps (règles 29(e) et 32.3 du règlement de procédure) par le propriétaire du brevet.

Duplique finale du défendeur concernant les modifications

Sous 1 mois à compter de la notification de la réplique du propriétaire du brevet, le défendeur peut présenter une duplique (règle 32.3 du règlement de procédure).

Cette duplique ne peut que répondre aux éléments présents dans la réponse du défendeur.

Clôture de la procédure écrite

La procédure écrite est clôturée (règle 35a du règlement de procédure) à la fin des échanges décrits précédemment, par le juge rapporteur, après information des parties.

Le juge rapporteur rappelle les dates fixées pour la procédure intérimaire (le cas échéant) ou rappelle le fait qu’aucune procédure intérimaire n’aura lieu (règle 35b du règlement de procédure).

Il est possible, de manière exceptionnelle, que le juge rapporteur autorise des échanges supplémentaires, et dans des délais encadrés (règle 36 du règlement de procédure).

Cas de l’action reconventionnelle présentée devant une division locale

Comme nous l’avons vu dans le cadre de la compétence de la JUB, lorsqu’une action reconventionnelle est présentée devant une division locale/régionale, cette dernière peut :

• statuer sur l’action reconventionnelle en nullité, mais en demandant l’affectation d’un juge technique (article 33.3 a) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
• renvoyer la demande reconventionnelle à la division centrale (article 33.3 b) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
  • si la révocation du brevet est hautement probable, un sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon est prononcé (Règle 37 des règles de procédure de la juridiction unifiée (18ème projet)).
  • si aucun sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon n’est prononcé, le juge rapporteur (Règle 40(b) des règles de procédure de la juridiction unifiée (18ème projet)).
• à la demande des parties, renvoyer toute l’affaire à la division centrale (article 33.3 c) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Ainsi, dès la clôture de la procédure écrite, la division doit trancher ce sujet (règle 37.1 du règlement de procédure, en rendant une décision motivée et en ayant préalablement entendu les parties, si cela est demandé).

Ainsi, en fonction de la décision :

• la division nomme un juge technique (si cela n’a pas déjà été fait, (règle 37.3 du règlement de procédure) ;
• prononce le sursis à statuer de l’action en contrefaçon (règle 37.4 du règlement de procédure) ou, dans le cas contraire, communiquer à la division centrale les dates des procédure intérimaire et orale.

Si seule l’action reconventionnelle est renvoyée

Si l’action reconventionnelle est renvoyée devant la division centrale, cette dernière traite ce renvoi comme une action en nullité de manière classique, mais comme si la procédure écrite était déja close : seule la procédure intérimaire doit être fixé par le juge rapporteur (règle 38 du règlement de procédure).

Par ailleurs, la division centrale traitera l’action reconventionnelle de manière accélérée (règle 40 du règlement de procédure) et le juge rapporteur fera son possible pour fixer la date de la procédure orale de l’action reconventionnelle avant la date de procédure orale de l’action en nullité.

Si toute l’affaire est renvoyée

Si toute l’affaire est renvoyée devant la division centrale, cette dernière confirme dès que possible les dates déjà fixée pour la procédure intérimaire (règle 39 du règlement de procédure) et donnent aux parties des indications concernant la suite de la procédure.

Cas d’une action en contrefaçon introduite après une action en nullité

Il peut arriver qu’une action en contrefaçon soit introduite devant une division locale ou régionale alors qu’une action en nullité est déjà pendante devant la division centrale (règle 75.1 du règlement de procédure)

Sous cette hypothèse, et après avoir regardé les questions de recevabilité formelle et après avoir enregistré la demande, le président de la division centrale est informé dès que possible par la division locale ou régionale (règle 75.2 du règlement de procédure).

Si une action reconventionnelle en nullité est introduite dans la procédure d’action en contrefaçon et si il y a identité des parties avec l’action en nullité déjà en instance devant la division centrale, et à moins que les parties en décident autrement, un sursis à statuer est prononcé concernant l’action l’action en nullité devant la division centrale en attendant une décision concernant la compétence de la division au regard de la contrefaçon (règle 75.3 du règlement de procédure), décision qui prendra en compte l’avancement de l’action en contrefaçon (règle 75.3 du règlement de procédure). En effet, je vous rappelle que la division locale/régionale peut :

• statuer sur l’action reconventionnelle en nullité, mais en demandant l’affectation d’un juge technique (article 33.3 a) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
• renvoyer la demande reconventionnelle à la division centrale (article 33.3 b) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
  • si la révocation du brevet est hautement probable, un sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon est prononcé (Règle 37 des règles de procédure de la juridiction unifiée (18^ème projet)).
  • si aucun sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon n’est prononcé, le juge rapporteur (Règle 40(b) des règles de procédure de la juridiction unifiée (18^ème projet)).
• à la demande des parties, renvoyer toute l’affaire à la division centrale (article 33.3 c) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Cas d’une action en contrefaçon introduite après une action en déclaration de non-contrefaçon

Il peut arriver qu’une action en contrefaçon soit introduite devant une division locale ou régionale alors qu’une action en déclaration de non-contrefaçon est déjà pendante devant la division centrale (règle 76.1 du règlement de procédure).

Sous cette hypothèse, et après avoir regardé les questions de recevabilité formelle et après avoir enregistré la demande, le président de la division centrale est informé dès que possible par la division locale ou régionale (règle 76.2 du règlement de procédure).

Si moins de 3 mois se sont écoulés entre l’introduction de l’action en contrefaçon et l’action en déclaration de non-contrefaçon (règle 76.3 du règlement de procédure), la division centrale traitant de l’action en déclaration en non-contrefaçon sursit à statuer. Dans le cas contraire (i.e. plus de 3 mois), les présidents des divisions se mettent d’accord sur le déroulement des procédures y compris sur la possibilité d’un sursis pour la bonne administration de la justice (règle 295(k) du règlement de procédure).